jueves, 26 de abril de 2012

Cruz Roja vence a Mistol

Ningún particular, empresa, organismo o artículo comercial puede utilizar como símbolo una cruz roja sobre fondo blanco. Así lo recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia que desestima el recurso de Henkel Ibérica, dueña de la marca de lavavajillas Mistol, contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó a esta compañía el uso de un sello idéntico en color y forma al que utiliza Cruz Roja como emblema. El fallo considera que tal uso puede confundir a los consumidores al hacerles creer que el producto está asociado o avalado por la institución humanitaria.

En el año 2006, Henkel lanzó al mercado un nuevo producto de su gama de lavavajillas Mistol cuyo etiquetado contenía una cruz roja sobre fondo blanco. En un primer momento la Oficina de Patentes concedió la inscripción de la marca, pero Cruz Roja impugnó la decisión y el caso acabó en el Tribunal Superior de Madrid. Para evitar polémicas mientras se resolvía el conflicto, en 2007 la compañía decidió invertir los colores del sello -pasó a ser una cruz blanca sobre fondo rojo-, y así es como sigue presentándose actualmente.




Miguel Ángel Medina, abogado de despacho ELZABURU que ha actuado en representación de Cruz Roja, destaca la trascendencia del fallo. “El símbolo de la institución, que inconscientemente los consumidores asocian siempre con acciones humanitarias y sanitarias, se usa en muchas ocasiones de forma deliberada para transferir estos valores a un producto o un servicio. Es importante frenar estos intentos, y también que los ciudadanos entiendan que una cruz roja no es un emblema genérico que pueda usarse para cualquier cosa médica, clínica o higiénica. Si se vulgariza, perderá su eficacia, vital en espacios tan críticos como las zonas de guerra”, subraya Medina.

Un portavoz de Henkel España asegura que en ningún momento se quiso asociar el producto con la Cruz Roja, sino que se decidió adoptar ese signo porque se utiliza habitualmente como símbolo de higiene. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid puede ser recurrido ante el Supremo, pero la compañía ha decidido aceptar el fallo porque considera que el símbolo inverso ha funcionado bien y no vale la pena seguir recurriendo.

Autor: EL PAIS

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ALICANTE AL HABLA: Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de enero de 2012 en el asunto (C-53/11 P) "R10"

En un interesante caso en el que se analizan aspectos procedimentales de las oposiciones y recursos ante la OAMI, Nike International Ltd (Nike) presentó oposición contra la solicitud de Marca Comunitaria "R 10" presentada por D. Aurelio Muñoz (Sr. Muñoz). 

Se da la circunstancia de que con frecuencia los seguidores de fútbol se refieren a los jugadores estrella mediante la unión de la inicial del nombre del juzgador y el número de su camiseta. Entre los años 2003 y 2008, Ronaldinho fue jugador estrella del FC Barcelona, con el núm. 10.


Por este motivo, los propietarios de los derechos del jugador presentaron en oposición contra la solicitud de Marca Comunitaria, con base en un derecho de marca no registrada. Posteriormente, estos derechos fueron transferidos a Nike, que se subrogó como nuevo oponente.

La división de reposición de la OAMI desestimó la oposición porque el nuevo oponente no substanció dentro del plazo oportuno que era el nuevo propietario del derecho que fundamentó la oposición. Posteriormente, la sala de recurso de la OAMI declaró inadmisible el recurso presentado por el Sr. Muñoz porque Nike no había demostrado en el procedimiento de oposición su condición de parte en el procedimiento, por lo tanto, no estaba facultado para interponer recurso.

El Sr. Muñoz acudió al Tribunal General, y éste anuló la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, debido a que los Reglamentos de Marca Comunitaria no contienen una disposición legal expresa relativa a la prueba de la cesión del derecho anterior invocado en apoyo de una oposición. En estas circunstancias, el Tribunal General indicó en su sentencia que las directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI deben ser respetadas ante la ausencia de norma legal. Se da la circunstancia de que en dichas directrices, se establece que si el nuevo titular del derecho anterior informa a la OAMI acerca de la cesión pero no aporta suficientes pruebas al respecto, el procedimiento de oposición debe suspenderse para conceder de nuevo al oponente un plazo de dos meses para presentar las pruebas de la cesión.

Sin embargo, la OAMI recurrió la sentencia del Tribunal General, acudiendo al Tribunal de Justicia. En esta última instancia, el Tribunal de Justicia anuló la Sentencia del Tribunal General porque entendió que sí existe una norma legal que regula la cuestión suscitada (regla 49 del Reglamento de ejecucion), por lo que no se debió acudir a aplicaciones analógicas de otros artículos, ni a las directrices de la OAMI.

La conclusión que podemos sacar de todo esto es que es imperativo que las directrices de la OAMI no contradigan lo estipulado en los Reglamentos, ni se aparten de la práctica real aplicada por los examinadores de dicha Oficina, ya que es una herramienta diaria y fundamental para todo el que pretende ser un experto en procedimientos de Marca Comunitaria.


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martes, 24 de abril de 2012

ALICANTE AL HABLA: Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 16 de febrero de 2012 en el asunto (C-488/10) "Cegasa vs PROIN"

Se trata de una cuestión prejudicial (asunto C-488/10) planteada por el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante (Juzgado) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal), en un caso en el que Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. (Cegasa) había ejercitado una acción de infracción en base al registro de diseño comunitario prioritario 000421649-0001:

frente al diseño comercializado por Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L. (PROIN):



A finales de 2007 PROIN comercializó un señalizador de viales que Cegasa estimó que no producía una impresión general diferente a la de su diseño comunitario 000421649-0001. En enero de 2008 Cegasa requirió extrajudicialmente a PROIN para que pusiera fin a la infracción. Esta última negó la infracción comprometiéndose a introducir ciertas modificaciones en su diseño. En abril de 2008 PROIN registró ante la OAMI el diseño comunitario 000915426-0001 (reproducido en segundo lugar) posterior al registrado por Cegasa.

Cegasa ejercitó una acción de infracción ante el Juzgado sin antes interponer ante la OAMI una acción de nulidad frente al registro de diseño comunitario posterior 00091546-0001. PROIN se opuso a la acción de infracción alegando que Cegasa carecía de legitimación activa por cuanto que el diseño comercializado por PROIN era una reproducción del diseño comunitario registrado 00091546-0001, disfrutando su titular de un derecho de utilización por lo que su uso no podía calificarse de infracción.

Ante esta situación el Juzgado planteó al Tribunal si el derecho a prohibir la utilización por terceros se extiende a cualquier tercero que utilice otro diseño que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta o si, por el contrario, queda excluido aquel tercero que usa un diseño comunitario posterior registrado a su favor en tanto éste no se anule. También planteó al Tribunal si la respuesta a esa cuestión varía en función de la buena o mala intención del titular del registro posterior.

El Tribunal ha respondido a la primera cuestión indicando que por tercero debe interpretarse cualquier posible infractor de un diseño comunitario registrado, sea este tercero titular o no de un registro de diseño comunitario posterior. El hecho de que el Reglamento de diseño comunitario otorgue un derecho exclusivo de utilización tal circunstancia no es de entidad suficiente para poner en entredicho la interpretación indicada, añadiendo que las disposiciones de ese Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad en virtud del cual el diseño comunitario registrado anterior prima sobre cualquier otro posterior.

Por tanto, el Tribunal ha despejado la duda planteada y deja claro que la nulidad no es un requisito previo al ejercicio de una acción de infracción contra un registro de diseño comunitario posterior. De hecho podría darse el caso de que se declare la infracción y el registro de diseño comunitario posterior todavía se encuentre en vigor ante la OAMI.

Respecto a la segunda cuestión el Tribunal ha señalado que la primera cuestión no varía en función de la intención y del comportamiento del tercero, sea de buena o mala fe.

Como conclusión, se trata de una Sentencia pionera de enorme importancia práctica por cuanto que establece un claro rechazo a la validez de los llamados tradicionalmente “registros de cobertura”, utilizados con frecuencia por presuntos infractores para amparar su uso y obstaculizar el ejercicio de las acciones de infracción. Actualmente el Tribunal tiene pendiente de decidir otra cuestión prejudicial planteada por el mismo Juzgado, en relación con marcas comunitarias (asunto C-561/11), y donde se prevé la adopción del mismo criterio.

Además, esta Sentencia establece un criterio completamente distinto a lo que se viene aplicando por la jurisprudencia española en acciones de infracción frente al uso por terceros amparados por marcas españolas registradas. En estos casos, el titular de la marca registrada con anterioridad se ve obligado a ejercitar previamente o de manera acumulada a la acción de infracción la nulidad de ese signo registrado con posterioridad.

Autor: Luis Soriano

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jueves, 12 de abril de 2012

La selección y uso de una marca renombrada como palabra clave con “justa causa” no constituye infracción de los derechos de su titular. Sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, Interflora (C-462/09).

1. Hechos. Interflora, conocida red de floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o Internet, ejercitó en el Reino Unido una acción judicial contra Marks & Spencer (uno de los principales minoristas del Reino Unido) por haber seleccionado como palabra clave la marca registrada INTERFLORA -y otras variantes- lo que permitía que cuando se introducía la palabra “Interflora” en el motor de búsqueda de Google apareciesen los anuncios de Marks & Spencer, bajo la rúbrica "enlaces patrocinados". El texto del anuncio no incluía, sin embargo, el término “Interflora” y sí algunas referencias a M&S o a <marksandspencer.com>. La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales, todas ellas con el objeto de conocer hasta qué punto la actuación de Marks & Spencer podría constituir una vulneración de los derechos de marca de Interflora.


 


2. Pronunciamientos. El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, la doctrina de las sentencia de 23 marzo 2010 (caso acumulado C-236/08 a C- 238/08, Google) y de 25 de marzo de 2010 (caso C-278/08 BergSpechte), reiterando que el signo seleccionado por el anunciante como palabra clave constituye uso en el tráfico económico; confirmando que se trata de un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, incluso aunque el signo seleccionado como palabra clave no aparezca en el propio anuncio; y manifestando que para que el titular de la marca puede prohibir dicho uso no basta con que concurra la doble identidad del artículo 5.1(a) de la Directiva de Marcas, sino que es necesario que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (la función esencial de garantizar a los consumidores el origen del producto y la función publicitaria), así como una función de nuevo cuño que denomina la función de inversión de la marca y que, aunque se solapa en cierta medida con la función publicitaria, se refiere a las medidas que adopta el titular de una marca “para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”.

En la segunda parte de la sentencia se analiza el conflicto desde la perspectiva del art. 5.1(b) de la Directiva de Marcas y de la consideración de la marca INTERFLORA como renombrada. Para el Tribunal el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir su utilización por terceros cuando ese uso suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o implique un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad. A partir de la doctrina jurisprudencial de las sentencias dictadas en los casos C-408/01 Adidas y C-487/07 L'Oreal, afirma el Tribunal que la elección como palabra clave de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a la desnaturalización de un signo transformándolo en genérico.

Añade el Tribunal de Justicia, en la parte final de la sentencia, que una marca de renombre seleccionada en el marco de un servicio de referenciación en Internet por quien no es su titular, se entiende usada con justa causa y en el marco de una competencia sana y leal, cuando la publicidad del “enlace patrocinado” proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de la marca sin ofrecer una simple imitación de los productos, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar las funciones de la mencionada marca.

3. Comentario. La sentencia vuelve a abordar los límites a la licitud del uso de marcas de terceros como palabras clave, si bien introduce dos novedades en relación con las sentencias anteriores: de un lado se refiere a la función de inversión de la marca y, de otro, aborda por primera vez la perspectiva del conflicto desde la consideración de la marca de renombre. El Tribunal defiende
nuevamente el principio de libre competencia, pero proporciona a los tribunales nacionales una serie de pautas y herramientas para que, a la vista de la redacción que pueda tener el enlace patrocinado y de su contenido, puedan resolver los conflictos que se susciten entre los titulares de marcas –incluso de renombre- y quienes seleccionen dichas marcas como palabras clave. 

Autor: Luis Baz

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