jueves, 21 de febrero de 2013

El titular de una marca comunitaria está protegido contra cualquier tercero que utilice su marca, incluso aquél que sea titular de un registro posterior a su favor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, (C-561/11).


1. Hechos. La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria 4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y 44, ejercitó ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una acción  por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno de ellos prioritarios sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un registro comunitario de marca figurativa FCI.



Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado de  Marca Comunitaria de Alicante se planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el ius prohibendi que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del art. 9.1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, en particular si en la expresión “cualquier tercero” queda excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se anule dicho registro de marca posterior.

2. Pronunciamientos. La Sentencia que se comenta (asunto C-561/11) subraya sin ambages (párrafo 33) que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria” y añade que, como ya puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10) “esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz del “principio de prioridad”, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal  afirmando que “la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (párrafo 51).

3. Comentario. La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10). Constituye, claro está, una garantía para el titular del registro de marca anterior, pero se opone en cierta medida a la obligación de uso que tiene todo titular de marca. A tenor de la Sentencia ahora dictada, la posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia, sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había realizado obiter dicta en el párrafo 55 de sus conclusiones, en el que afirmaba que  «en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero (...) tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Es importante destacar en este punto que el criterio que mantiene el Tribunal Supremo español es muy diferente al del Tribunal de Justicia. En efecto, el criterio del Alto Tribunal español es el de que para que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy presente a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca española o comunitaria. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su criterio. Esperemos acontecimientos. 


Autor: Luis Baz

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martes, 19 de febrero de 2013

Veinticuatro Estados firman en Bruselas el Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes

El 19 de febrero de 2013, a las 15.15 de la tarde, ha tenido lugar la ceremonia de celebración y firma del Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes. El escenario de la sala del Consejo de Justus Lipsius en Bruselas era ciertamente extraño: todos los Estados miembros de la UE menos España. Veinticuatro de ellos –todos menos Bulgaria y Polonia, presentes pero no firmantes- acaban de celebrar un acuerdo internacional para crear un Tribunal Unificado de Patentes fuera del marco de la UE, acuerdo cuyos únicos tres textos auténticos, en un solo ejemplar, están redactados en alemán, francés e inglés. Comenzando por Bélgica y con la Presidencia irlandesa y el Comisario Barnier como maestro de ceremonias, uno tras otro han ido estampando su firma en presencia de las cámaras. La ausencia de España estaba anunciada, así como la presencia de Italia, que ha decidido firmar el Acuerdo aunque no se haya integrado en el procedimiento de cooperación reforzada que ha establecido el efecto unitario de las patentes europeas para los otros veinticinco Estados miembros de la UE. En Italia, por lo tanto, el Acuerdo se aplicará solo a las patentes europeas clásicas allí validadas.


El Acuerdo entrará en vigor el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, siempre que entre estos trece Estados se encuentren Alemania, Francia y el Reino Unido, salvo que esta fecha se produzca durante el año 2013, en cuyo caso entrará en vigor el día 1 de enero de 2014. La presión va a ser sin duda muy elevada para que todos los Estados firmantes hayan ratificado antes del 1 de noviembre de 2013, lo que implicará la entrada en vigor del Acuerdo el día 1 de abril de 2014.

El viernes 27 de febrero el Grupo de Amigos de la Presidencia (Patentes) se reunirá en Bruselas con una cargada agenda que incluye una revisión de los planes de ratificación de cada Estado y un primer intercambio de opiniones respecto a la creación de los Comités Administrativo, Presupuestario y Consultivo.


La ceremonia, donde en ningún momento se ha hecho mención a la ausencia de España, ha concluido con una foto de familia –impagable la frase del Comisario Barnier ante las cámaras: “Do you allow the Commissioner to be in the picture?”- y una alocución de la Presidencia del Consejo destacando “this important step towards a new architecture within the European Union”.



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lunes, 4 de febrero de 2013

Las recomendaciones resultantes del proceso de mediación en materia de compensación por copia privada publicadas por la Comisión Europea cuestionan el modelo español de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado


El contexto de publicación del informe

Consciente de que la compensación derivada de la excepción de copia privada ha generado, y de hecho genera, importantes fricciones con el principio de libre circulación de bienes y servicios dentro del mercado de la Unión, La Comisión Europea anunció, en su Comunicación de 24 de mayo de 2011 (“Un mercado único de los Derechos de propiedad Intelectual: estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa”), la puesta en marcha de un proceso de mediación entre los principales afectados a nivel europeo por la excepción de copia privada.

Con fecha de 31 de enero, la Comisión ha publicado, a través del mediador portugués A. Vitorino, un informe en el que se establecen una serie de recomendaciones que tratan de lograr cierta armonización de esta figura con base en los principios de proporcionalidad, equidad y eficacia. Entre las partes involucradas en este proceso se encuentran las principales asociaciones de productores, artistas, actores, editores, y demás creadores de contenidos a nivel europeo, así como entidades de gestión, fabricantes, distribuidores, operadores de telefonía y prestadores de servicios de la sociedad de la información.

El informe llega casi dos meses después de la publicación en el BOE del Real Decreto 1657/2012 , que deroga definitivamente el sistema de compensación establecido en el artículo 25 TRLPI, cuya financiación provenía de la recaudación que las entidades de gestión obtenían a través del gravamen de los dispositivos y soportes aptos para la reproducción y opta por un sistema de financiación de la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


Contenido y alcance del modelo propuesto

El informe aborda dos temas claramente diferenciables. La primera parte está dedicada al estudio del sistema de la compensación en relación con los nuevos modelos de negocio relativos a la distribución de contenidos protegidos en el entorno digital. En este ámbito, los consumidores no se conforman con poder acceder a una obra que han adquirido a través de su PC, sino que reclaman un acceso ubicuo, así como la posibilidad de hacer múltiples copias de misma. Ello ha provocado la creación de sistemas de explotación de obras en los que los consumidores no almacenan los contenidos en sus ordenadores, sino que quedan guardados en servidores de almacenamiento suministrados por los prestadores de servicios de la información (lo que se conoce como “la nube”). Estos servicios se ofrecen a través de licencias que tratan de cubrir todos los tipos de reproducción posibles de la obra (por ejemplo, si se trata de una obra musical, no sólo se licencia su descarga, sino también la posibilidad de copiarla en el ordenador, en el teléfono móvil, añadirla a una lista de reproducción e, incluso, compartirla con otros usuarios). 

Algunas de las partes interesadas en el proceso de mediación han argumentado que este tipo de licencias, que permiten al usuario realizar cuantas copias desee, son nulas por cuanto que no es posible renunciar a la excepción, mientras que, para otros, nada impide que una licencia pueda cubrir también la realización de copias para uso privado si esa es la voluntad explícita del titular. 

En opinión de Vitorino, una copia realizada con el consentimiento del titular no puede causar ningún daño y, por tanto, no debería generar un derecho a percibir una compensación. Es preciso tener en consideración que, en el ámbito analógico, la compensación tiene su fundamento en la imposibilidad de indemnizar el daño derivado de las copias realizadas, y que, siendo esto posible a través de las licencias de acceso que se otorgan en el ámbito digital, la compensación por copia privada carece de sentido. A estos efectos, las medidas tecnológicas de protección que suelen ir incorporadas a este tipo de productos permiten al titular controlar y limitar el uso que va a realizarse del contenido protegido, por lo que la activación del sistema de compensación en estos casos supondría, o bien un doble pago al titular de derechos, o bien un pago por una utilización que no ha tenido lugar.