jueves, 21 de febrero de 2013

El titular de una marca comunitaria está protegido contra cualquier tercero que utilice su marca, incluso aquél que sea titular de un registro posterior a su favor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale v Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, (C-561/11).


1. Hechos. La Fédération Cynologique Internationale, titular de la marca comunitaria 4438751 FCI FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALES para las clases 35, 41, 42 y 44, ejercitó ante el Juzgado de marca Comunitaria nº 1 de Alicante una acción  por violación de su marca contra la FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, quien a su vez era titular de diversos registros españoles de marca en torno a la expresión FCI (uno de ellos prioritarios sobre la marca comunitaria de la actora), así como de un registro comunitario de marca figurativa FCI.



Habida cuenta los antecedentes del caso, el Juzgado de  Marca Comunitaria de Alicante se planteó si el titular de una marca comunitaria puede hacer valer el ius prohibendi que se deriva de su registro frente al titular de otra marca registrada o si, por el contrario, el ejercicio de la acción por violación de marca está condicionado a la previa o simultánea anulación de la marca comunitaria de la entidad demandada.

En estas circunstancias el órgano jurisdiccional español decidió suspender el procedimiento y elevar ante el Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de conocer el verdadero alcance del art. 9.1 del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, en particular si en la expresión “cualquier tercero” queda excluido aquel que haga uso de su propio registro de marca, en tanto no se anule dicho registro de marca posterior.

2. Pronunciamientos. La Sentencia que se comenta (asunto C-561/11) subraya sin ambages (párrafo 33) que “el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria” y añade que, como ya puso de manifiesto en el plano de los diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10) “esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca”.

Pero el Tribunal no se queda ahí. Afirma que “el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias”. Se plantea, por tanto, como una alternativa, como una facultad de disposición para el titular de un registro comunitario de marca.

El Tribunal interpreta el precepto legal a la luz del “principio de prioridad”, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior.

Concluye el Tribunal  afirmando que “la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero” (párrafo 51).

3. Comentario. La Sentencia dictada aplica exactamente el mismo criterio que ya mantuvo el Tribunal en materia de diseños comunitarios (Sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya, C-488/10). Constituye, claro está, una garantía para el titular del registro de marca anterior, pero se opone en cierta medida a la obligación de uso que tiene todo titular de marca. A tenor de la Sentencia ahora dictada, la posición del titular del registro posterior será durante los primeros años de uso de la marca débil y vulnerable.

El Tribunal de Justicia no entra en la sentencia, sin embargo, a valorar la reflexión final que el Abogado General había realizado obiter dicta en el párrafo 55 de sus conclusiones, en el que afirmaba que  «en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acogiese la interpretación del concepto de tercero (...) tal interpretación debería ampliarse necesariamente para incluir en ella al tercero titular de una marca posterior registrada en un Estado miembro, y ello con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes».

Es importante destacar en este punto que el criterio que mantiene el Tribunal Supremo español es muy diferente al del Tribunal de Justicia. En efecto, el criterio del Alto Tribunal español es el de que para que se declare la infracción y, consecuentemente, se estime la acción de indemnización de daños y perjuicios, es necesaria la previa o coetánea declaración de nulidad de la marca registrada infractora posterior (Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012).

Es, sin duda, una diferencia que habrá que tener muy presente a la hora de afrontar el ejercicio de una acción judicial y, sobre todo, a la hora de valorar si resulta preferible el registro de una marca española o comunitaria. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo español, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, cambie su criterio. Esperemos acontecimientos. 


Autor: Luis Baz

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