lunes, 22 de diciembre de 2014

Caso SGAE: una particular aplicación de la doctrina europea en España


La reciente resolución de 6 de noviembre de 2014 de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que ha sancionado de nuevo a la Entidad de Gestión colectiva española -Sociedad General de Autores y Editores- con una multa de 3,1 millones de euros, al exigir una tarifa excesiva en el licenciamiento de conciertos, es un caso en el que se pretende aplicar la doctrina europea.

La resolución es de especial interés porque la autoridad de la competencia española interpreta la doctrina europea sobre el método de análisis de la equidad de una tarifa, y lo hace con ribetes propios que entrañan particularidades en su aplicación que, sin duda, sirven para consolidar las expectativas generadas por su informe de 2009, pero que generan no pocas incertidumbres si se consolidara esta línea interpretativa.

En Europa, el sector de la gestión colectiva de obras musicales usadas en conciertos, se caracteriza por la inexistencia de competencia. Con carácter general, cada entidad es la única proveedora de licencias en su territorio. De esta manera, la Sociedad española, SGAE, es la única entidad que representa en España, el repertorio propio y el internacional por mandato de las sociedades extranjeras, manteniendo la posición monopolística tradicional.

La tarifa de SGAE para licencias de conciertos está fijada con carácter general en un 10% del importe generado por la venta de las entradas y su otorgamiento está sujeto a una serie de condiciones que garantizan los derechos que administra la entidad. Estas fueron denunciadas por la Asociación que reúne a las empresas organizadoras de conciertos (APM) en el año 2005. Este expediente resultó, en un primer momento archivado por las autoridades de la competencia, pero fue reabierto en virtud de una resolución del Tribunal Supremo español, y dio lugar a una nueva investigación que ha concluido en noviembre de 2014, afirmando que la tarifa de la entidad es abusiva.

martes, 2 de diciembre de 2014

Las patentes esenciales para una norma pierden terreno

Las recientes conclusiones del Abogado General en el caso Huawei v ZTE (C-170/13) suponen una ruptura con los criterios restrictivos establecidos por el Tribunal Supremo Alemán (BGH) en el asunto Orange Book (traducción al inglés de la sentencia) relativo al encaje de las patentes esenciales para una norma con el derecho de la competencia. Representan así mismo un apoyo a la posición mantenida por la Comisión Europea, que se ha mostrado siempre muy crítica con la resolución Orange Book.

El Abogado General inaplica las normas establecidas por el BGH en el asunto Orange Book, porque esa controversia giraba alrededor de una norma de facto mientras que la patente objeto de las actuaciones afecta a una norma acordada en un proceso de estandarización realizado por el European Telecommunications Standards Institute en el que habían participado Huawei y ZTE. De hecho, Huawei había accedido a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND en sus siglas inglesas)

El BGH sostenía que la solicitud de cese por parte del titular de una patente que goza de una posición dominante, sólo se podría considerar abusiva si el presunto infractor hubiera hecho una oferta incondicional y vinculante, sin que pudiera limitarse ésta a los casos en los que se hubiera probado la infracción de la patente.

El Abogado General, sin embargo, considera que es el titular de la patente el que está obligado a enviar un requerimiento previo advirtiendo sobre la presunta infracción y ofreciendo a su vez una licencia bajo condiciones FRAND de empleo habitual.

El presunto infractor estaría entonces facultado a presentar una contra-oferta, pudiendo el titular de la patente solicitar el cese a un tribunal sólo en el caso de que la contra-oferta pudiera considerarse banal o una mera táctica dilatoria. El presunto infractor se podría reservar asimismo el derecho a impugnar la validez de la patente y la existencia de la infracción.

Si el TJ decide finalmente aceptar la opinión del Abogado General, los derechos que disfrutaban los titulares de las patentes esenciales para normas bajo el “criterio Orange Book” se verán claramente restringidos. 


Autor: Colm Ahern

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lunes, 24 de noviembre de 2014

El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso GOLDEN BALLS/BALLON D'OR por la ausencia de examen del requisito de la notoriedad

En 2007 la empresa Golden Balls Limited solicitó dos marcas denominativas con el distintivo GOLDEN BALLS. La primera de las solicitudes se refería a las clases 9, 28 y 41 mientras que la segunda designaba las clases 16, 21, 24. La marca GOLDEN BALLS hace referencia a prendas de ropa deportiva y además posteriormente se otorgó una licencia para denominar de esta forma un concurso emitido en la televisión británica.

A dichas solicitudes se opuso la sociedad francesa Intra-Presse, organizadora del premio al mejor jugador de fútbol del año, en base a su marca comunitaria anterior BALLON D’OR registrada en clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41.

Ballon d'Or
(de Jaime de la Fuente via Wikimedia) 
Las oposiciones fueron examinadas en primera instancia por la División de Oposición de la OAMI las cuales fueron desestimadas totalmente y concedió las marcas solicitadas. Intra- Presse recurrió entonces ambas resoluciones desestimatorias ante la Sala de Recursos de la OAMI. La Sala de Recursos estimó parcialmente los recursos entendiendo que las marcas eran conceptualmente similares y que la mayor parte de los productos y servicios en clases comunes eran idénticos. Únicamente consideró que algunos productos concretos en algunas de estas clases eran diferentes.

Golden Balls recurrió las resoluciones de la Sala de Recursos ante el Tribunal General que, por su parte, entendió que (casos T-437/11 y T-448/11) la similitud conceptual entre ambas marcas era baja ya que, entre otras cosas, para entender que GOLDEN BALLS era similar a BALLON D’OR se requería una traducción previa de la denominación y reconoce la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos.


El 20 de noviembre de 2014 el Tribunal de Justicia resolvió los dos recursos presentados (C-581/13 P y C-581/13 P). En su Sentencia el Tribunal indica que, por lo que respecta a los productos que se habían catalogado como diferentes, se cometió un error de derecho ya que no se tuvo en cuenta el argumento basado en el art. 8.5, es decir, la notoriedad de la marca anterior BALLON D’OR. Como dicho examen no se produjo, el Tribunal de Justicia anula la resoluciones del Tribunal de General y de la Sala de Recursos de la OAMI y le devuelve finalmente el asunto a la OAMI para que valore si la marca es notoria en el territorio comunitario y teniendo esto en cuenta, si habría riesgo de confusión entre el público.


Efectivamente y tal y como aprecia el Tribunal de Justicia en su Sentencia, el Tribunal General no entra a valorar si la marca BALLON D’OR goza o no de notoriedad en el territorio comunitario. Dicho examen goza de una especial relevancia ya que, según el art. 8.5 RMC, si dos marcas son consideradas similares desde el punto de vista denominativo o conceptual pero se aplican a productos o servicios distintos, se deberá denegar el registro de la nueva solicitud de marca si la marca anterior es considerada como notoria y haya una aprovechamiento indebido de dicha notoriedad.

Por otra parte, respecto a la valoración de la similitud conceptual entre  GOLDEN BALLS y BALLON D’OR, es cierto que tal y como indica el Tribunal General, desde la perspectiva del consumidor francés no es inmediata la asociación entre la denominación GOLDEN BALLS y el premio al mejor jugador del año BALLON D’OR. En consecuencia, parece que la apreciación de la confundibilidad entre las marcas sería distinta desde el punto de vista del art. 8.1b –podría no existir riesgo de confusión- o el 8.5 RMC que parece llevaría a entender que efectivamente podría haber un riesgo de conexión y vinculación. Por tanto, habrá que esperar a la nueva valoración por parte de la OAMI del requisito de la notoriedad y su decisión sobre la existencia de riesgo de confusión entre las marcas.




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viernes, 21 de noviembre de 2014

Agilización de los procedimientos penales españoles en el ámbito europeo

Hoy mismo ha sido publicada en el BOE la nueva Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

El principio de reconocimiento mutuo conlleva un cambio fundamental en las relaciones entre los países de la Unión Europea, permitiendo el reconocimiento y ejecución en un Estado de las resoluciones judiciales emitidas por otro. La dimensión actual de los procedimientos penales, cada vez más afectados por cuestiones de ámbito internacional, requiere también disponer de instrumentos legales suficientes para la eficacia de los mismos, al menos, en el territorio europeo.

Esta ley constituye un texto único en el que se recoge toda la normativa europea existente en esta materia hasta el momento, tanto la ya transpuesta al ordenamiento español como aquella que aún no lo había sido, evitando así la dispersión que hasta ahora existía en materia de resoluciones judiciales en el ámbito penal y facilitando su manejo por los profesionales del derecho. Dado que ya se han dictado nuevas Directivas europeas relacionadas con esta materia que no han podido ser incorporadas, esta nueva ley se articula a través de un esquema en el que tendrá fácil cabida la incorporación de las mismas en el futuro.

Se regula en esta nueva ley, entre otras materias, la orden europea de detención y entrega, las resoluciones imponiendo penas o medidas privativas de libertad, las resoluciones de libertad vigilada, las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional, la orden europea de protección, las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, las resoluciones de decomiso, las resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias y el exhorto europeo de obtención de pruebas.

La incorporación de esta nueva ley al sistema español agilizará en gran medida la investigación en los procedimientos penales cuando éstos alcancen una dimensión internacional y sea necesario una estrecha cooperación judicial con otros Estados miembros.


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jueves, 20 de noviembre de 2014

Se fija en cinco millones de euros la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013

Se acaba de publicar en el BOE la Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013. 

Nada nuevo se dice en esta disposición, que se limita a aplicar al Presupuesto de 2013 las cantidades previamente fijadas en la Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre de 2013. Cabe destacar, no obstante, la distribución de esa cantidad entre las tres modalidades de reproducción, correspondiendo el 37% a los videogramas, el 33,6% a los fonogramas y casi el 29% a los libros.

Como se recordará, el polémico sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, instaurado por el R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, fue objeto de desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre. Esta disposición establecía un régimen transitorio para facilitar el definitivo abandono del sistema anterior, en el que la recaudación se obtenía a través de gravámenes sobre equipos, aparatos y soportes de reproducción hacia uno nuevo financiado por todos los ciudadanos a través del Presupuesto General. Fundamentalmente, la transición de un sistema a otro se llevó a cabo mediante un procedimiento de concesión de entregas a cuenta a las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa correspondiente al ejercicio 2012. Tal y como se fijaba en la Disposición transitoria 2ª del Real Decreto, si el importe de estas entregas a cuenta fuera inferior a la liquidación definitiva del ejercicio 2012, la diferencia sería imputada al concepto presupuestario correspondiente del ejercicio del año siguiente. Dado que la cuantía final para el 2012 se fijó en 8.636.728,09 euros y las entregas a cuenta se hicieron por un total de 3.636.728,09 euros, los cinco millones restantes son los que ahora se aplican al ejercicio del 2013.

Si bien esta cantidad dista mucho de los 115 millones que se venían recaudando con anterioridad a 2011, el panorama puede empeorar aún más en los años venideros como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entrará en vigor el próximo mes de enero y uno de cuyos puntos fundamentales consiste en restringir al máximo el concepto de copia privada. Esta restricción del límite serviría para justificar una asignación presupuestaria aún menor. Con todo, no pueden perderse de vista las cuestiones prejudiciales que sobre la financiación de la copia privada en España ha planteado nuestro Tribunal Supremo ante el TJUE y cuya resolución podría hacer peligrar el sistema actual. 



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martes, 18 de noviembre de 2014

La Oficina Europea de Patentes actualiza sus Directrices de Examen

La Oficina Europea de Patentes (EPO) ha publicado una edición 2014 de sus Directrices de Examen. Aunque las Directrices no son jurídicamente vinculantes, son el texto oficial sobre la correcta aplicación del Convenio Europeo de Patentes (EPC) y su Reglamento. Esta última edición de las Directrices entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2014.
Oficina Europea de Patentes
¿Qué ha cambiado?

Como era de esperar, algunas de las modificaciones más importantes de las Directrices reflejan los últimos cambios en las Reglas que regulan los plazos para la presentación de nuevas solicitudes divisionales y la disponibilidad de búsquedas adicionales para las solicitudes internacionales a las que se les objete falta de unidad de invención.

Otra modificación adicional está relacionada con la admisibilidad de las reivindicaciones relativas a un segundo o adicional uso médico de productos farmacéuticos conocidos. También hay nuevas consideraciones sobre la compatibilidad de las reivindicaciones de método con la regla de una única reivindicación por categoría, así como una revisión de las indicaciones sobre múltiples solicitudes del mismo solicitante dirigidas a una misma invención.

Sin embargo, el cambio que parecía más notable se refiere a la cuestión de adición de materia. En virtud del Artículo 123 (2) del EPC, no es admisible la modificación a una patente o a una solicitud de patente Europea que añada materia que se extienda más allá del contenido de la solicitud tal como fue presentada inicialmente.

Tal y como se interpreta actualmente en la Oficina Europea, esta disposición tiene el efecto de que, para que sea admisible dicha modificación, el texto de la misma debe ser derivable de forma directa y sin ambigüedad del contenido de la solicitud tal y como fue presentada. Aunque la Cámara de Recurso ha querido subrayar que esto no implica una interpretación estricta de que se necesite un soporte literal de dicha modificación en la solicitud original, sin embargo, no es raro encontrar objeciones relativas a que las modificaciones introducidas por los solicitantes añaden materia simplemente porque carecen de una base estrictamente literal, es decir, palabra a palabra, en la solicitud inicialmente presentada.

El nuevo párrafo en el apartado H-IV 2.3 de las Directrices establece lo siguiente:
"Al evaluar la conformidad de las reivindicaciones modificadas a los requisitos del Art. 123 (2), la atención debe centrarse en lo que divulgan los documentos tal y como fueron presentados para un experto en la materia…En particular, el examinador debe evitar centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las reivindicaciones tal como fueron presentadas, en detrimento de la materia que el experto en la materia derivaría directamente y sin ambigüedad de la solicitud en su conjunto".
En otras palabras, podría interpretarse que este nuevo párrafo parece indicar que la "materia" de la solicitud se entiende ahora que no corresponde a la secuencia literal de las palabras que figuran impresas en las páginas de la solicitud, sino de una manera más flexible, a la enseñanza general que esas palabras implican para un experto en la materia cuando se leen como un todo. Sin embargo, aunque muchos esperan que señale un final a las objeciones basadas en la no existencia de un soporte literal de las modificaciones, dicho párrafo no parece expresar en realidad nada nuevo.

Las Directrices también han añadido en el apartado H-III 2.1 que "debe entenderse como una oportunidad para proporcionar argumentos convincentes ... de por qué las modificaciones son directamente y sin ambigüedad derivables de la solicitud tal y como fue presentada ... [Estos argumentos] son particularmente importantes ... cuando no exista soporte literal de las modificaciones en la solicitud tal y como fue inicialmente presentada ".

Por lo tanto, podría parecer que se hace hincapié en la necesidad de proporcionar una argumentación detallada con el fin de justificar las modificaciones no soportadas literalmente y que, por lo tanto, dichas modificaciones serían aceptables.

El tiempo dirá la dirección y la magnitud de cualquier cambio material en la forma en que se examinan las modificaciones a las patentes y solicitudes de patente. Queda por ver si esta actualización de las Directrices traerá consigo un cambio en la práctica de los examinadores de la EPO en la interpretación del Art. 123 (2)EPC o si finalmente será una mera aclaración del enfoque actual de la Oficina, que parece lo más probable, basado en que las modificaciones deben tener un soporte literal en la solicitud tal y como fue presentada inicialmente.

Autor: Ruth Sánchez

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miércoles, 5 de noviembre de 2014

La reforma a trompicones de la Ley de Propiedad Intelectual *

La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que acaba de ser publicada en el BOE como Ley 21/2014, se anuncia como un paso necesario en una reforma integral de mayor calado que, aunque prometida al comienzo de la legislatura, ya no se llevará a cabo en lo que queda de mandato.

El Gobierno dice –en la norma- haberse limitado voluntariamente a intervenir en tres asuntos que consideraba urgentes: copia privada, entidades de gestión y medidas antipiratería.

En realidad el alcance de su texto es más amplio. Aborda, entre otros temas, dos normas europeas, que era imperativo transponer a nuestro Ordenamiento. Se trata de la Directiva que amplía el plazo de protección de los fonogramas hasta los 70 años (Directiva 2011/77/UE). Y la Directiva sobre obras huérfanas que facilita el uso por instituciones culturales de obras cuyos titulares no puedan ser localizados (Directiva 2012/28/UE).

La reforma incorpora también la conocida como tasa Google, por la que se persigue que los agregadores de fragmentos de noticias paguen una remuneración a las publicaciones de las que extraen los contenidos. Google News ha evitado, hasta ahora, el pago de compensaciones directas de este tipo en Francia, Alemania o Bélgica.

Sus márgenes se reducen con la nueva regulación: Un nuevo derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria. Pero me temo que no paliará gran cosa el deteriorado negocio tradicional de los diarios.

En el ámbito del polémico asunto de la copia privada, la reforma confirma la decisión del gobierno de asumir la financiación pública de la compensación a satisfacer al sector cultural. Como quien tiene que pagar siempre ambiciona un precio barato, la regulación hace un favor a los Cuentas del Estado, al delimitar muy restrictivamente los supuestos amparados por la copia privada que serían compensables. Naturalmente tan alicorta configuración convierte en ilícitas conductas que hasta ahora no lo eran.

Pese a todo, el consumidor no tiene que inquietarse gran cosa, ya que es difícil que las Entidades de Gestión se dediquen a perseguir esos actos. Son los Presupuestos Generales los que correrán con el riesgo, ya que la operación tiene las debilidades del mal pagador. Tanto la operación de asumir el pago por el Estado de un derecho privado como la delimitación de la copia privada pasarán a ser enjuiciadas en Europa como se advierte de las cuestiones prejudiciales que se han suscitado recientemente por el Tribunal Supremo.

La regulación de las Entidades de Gestión es otro ámbito en el que el gobierno no ha dibujado tampoco un diseño acabado. En menos de un año, tendrá que volver a enmendar esta reforma para integrar en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva sobre Entidades de Gestión aprobada en marzo de 2014 (Directiva 2014/26/UE). 

La Comisión Europea está impulsando cambios para lograr el nacimiento de un mercado competitivo como camino de mejora de los servicios de licenciamiento.La consecuencia natural será un mercado más abierto con una clara reducción del peso de los intermediarios, especialmente de aquellas entidades con vocación exclusivamente nacional. El Gobierno ha dejado para más tarde afrontar esta nueva realidad. Su preocupación se ha constreñido a atribuirse mayor capacidad de control sobre las Entidades españolas y en ajustar sus tarifas: todas ellas estarán obligadas a negociar nuevamente sus precios a lo largo del año 2015, y el usuario podrá beneficiarse de una bonificación durante la negociación. No protestan en vano esas Organizaciones.

En el área de la represión de la piratería, la reforma ha ampliado el perímetro de los intermediarios frente a los que se puede actuar en una acción por infracción. 

Por un lado, la regulación contempla que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda dirigirse contra páginas de enlaces a contenidos albergados por terceros sin autorización de los titulares. Este remedio había sido una reclamación central de los titulares. En todo caso, la cuestión de los enlaces tendrá que pasar el filtro de los tribunales que, en no pocas ocasiones, han sido favorables a reconocer a estas páginas la misma inmunidad legal concedida a los meros intermediarios de servicios técnicos. 

Por otro, la nueva normativa obliga a colaborar en los procesos contra infractores a las empresas que les prestan servicios de telecomunicaciones, de comercialización o de pago. La activación de estas medidas no es sencilla y requerirá que la Administración encargada abandone la tibieza con la que ha actuado hasta ahora. No tardaremos en conocer el resultado de estas medidas en unos meses. 

En definitiva, una nueva reforma más, llena de parches y urgencias bajo la eterna e incumplida promesa de emprender una revisión futura e integral de la Ley.


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* Versión del artículo publicado en Expansión el 16.10.2014

jueves, 2 de octubre de 2014

El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la anulabilidad de la marca tridimensional Tripp-Trapp

La interpretación concerniente a determinadas formas tridimensionales en relación con el registro de marcas queda mejor definida tras la Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 18 septiembre 2014 (C-205/13, caso "Tripp-Trapp").

Tripp-Trapp es como se conoce a la silla diseñada por el danés Peter Opsvik y comercializada desde 1972 por la empresa Stokke. Se trata de una silla para bebés cuyo diseño incluye un mecanismo que permite adaptar la altura según el niño va creciendo. La originalidad del diseño no se discute, prueba de ello es que tanto en el proceso del que trae causa la presente cuestión prejudicial como en un proceso paralelo que se tramitó en Alemania, se concluye que la mencionada silla cumple con los requisitos de originalidad para beneficiarse de la protección de derechos de autorLa cosa cambia, eso sí, cuando se trata de derechos de marca.
Como bien es sabido, la protección que otorga el derecho de marca es virtualmente indefinida, por lo que, en ocasiones, puede resultar atractivo para los titulares de modelos, diseños e incluso de derechos de autor, sobre formas de productos el intentar perpetuar la protección que otorgan dichos derechos a través de la marca. De ello era consciente el legislador cuando en la Primera Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, incluye, en su artículo 3(1)(e), una causa de denegación o nulidad específica aplicable a los signos constituidos exclusivamente por:
-         la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
-         la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
-         la forma que da un valor sustancial al producto;
Así las cosas, cuando la compañía alemana Hauck GMBH & Co. KG (“Hauck”), comienza a comercializar sus sillas Alpha y Beta, con un diseño muy similar al de la silla Tripp-Trapp, la empresa Stokke decide accionar no sólo en base a derechos de autor, sino que invoca además una marca tridimensional registrada en 1998:


Hauck entonces reconviene alegando que la marca en cuestión sería nula por tratarse de un diseño que responde a la funcionalidad del producto y no a la indicación del origen empresarial. Ya en casación, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), decide suspender el procedimiento para plantear varias cuestiones prejudiciales al TJ sobre la interpretación de la causa de denegación reseñada.

viernes, 12 de septiembre de 2014

El TJUE mueve ficha: la digitalización de obras por las bibliotecas

Las reglas del juego en materia de digitalización están un poco más claras ahora gracias a la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014 en el Asunto C-117/13, TU Darmstadt. ¿O será más bien al contrario?


La sentencia trae causa de un litigio surgido en Alemania entre la Technische Universität Darmstadt, una biblioteca de acceso público, y Eugen Ulmer KG, editora de un libro sobre historia contemporánea. La Biblioteca había digitalizado el libro para ponerlo a disposición de los usuarios en los puestos de lectura electrónica que tiene instalados en sus locales. Los usuarios de los puestos de lectura podían imprimir la obra completa o parte de ella en papel o guardarla en una memoria USB y de esta forma sacarla de la biblioteca. TU Darmstadt, además, no había aceptado la propuesta de la editorial de adquirir y utilizar los manuales que ésta editaba en formato de libro electrónico (e-books).

Las posiciones de una y otra parte habían recibido el apoyo de federaciones y asociaciones de bibliotecas y de editores, habida cuenta la importancia del asunto y la experiencia "piloto" que el procedimiento representa. Así había sido calificado el caso por el propio Abogado General.

Al margen de ciertas disposiciones propias del Derecho alemán, la Sentencia examina el alcance de las disposiciones que la Directiva 2001/29 dedica a las Bibliotecas. En su artículo 5.2.c) la Directiva advierte que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en relación con actos efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Por su parte el artículo 5.3.n) añade que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia.

Como suele suceder de un tiempo a esta parte, El Tribunal a la hora de decidir el asunto da una de cal y otra de arena.

La primera cuestión que se plantea el Tribunal es la de si las obras y prestaciones protegidas «son objeto de condiciones de adquisición o de licencia», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, cuando el titular de los derechos sobre las mismas propone a un establecimiento de los mencionados en esa disposición, como las bibliotecas accesibles al público, la celebración, con condiciones adecuadas, de contratos de licencia de utilización de aquéllas. Ulmer argumentaba que el mero hecho de que el titular de los derechos sobre la obra haya propuesto a una biblioteca accesible al público la celebración de un contrato de licencia o de utilización de la obra basta para excluir la aplicación del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29.

Pero el Tribunal se muestra contrario a esta interpretación y concluye que el concepto de «condiciones de adquisición o de licencia», que figura en el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, debe interpretarse en el sentido de que implica que el titular de los derechos y la biblioteca, han celebrado un contrato de licencia o de utilización de dicha obra en el que se especifican las condiciones bajo las cuales el establecimiento puede utilizarla. Por lo tanto la excepción no puede ser excluida

Lo segundo que hace el Tribunal es preguntarse si el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos. La respuesta del Tribunal es afirmativa: la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos.
Finalmente, el TJUE aborda la cuestión de si se puede otorgar a las bibliotecas el derecho de poner sus obras a disposición de los usuarios a través de terminales especializados que permitan imprimirlas en papel o almacenarlas en una memoria USB. Y es aquí donde la Sentencia parece dejar las cosas un poco en el aire:
- De un lado, el Tribunal declara que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a actos tales como la impresión en papel de las obras o su almacenamiento en una memoria USB, efectuados por los usuarios a partir de los terminales especializados instalados en las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición.
- Pero de otro añade que tales actos pueden ser autorizados por la normativa nacional de transposición, siempre que en cada caso concreto se cumplan dos requisitos: (i) que el titular de los derechos sobre la obra reciba una compensación equitativa y que (ii) la longitud de los textos reproducidos no perjudique injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor.

En lo sucesivo las Bibliotecas tendrán que revisar sus criterios de actuación en razón de la forma en que las normativas nacionales acotan o amplían el límite establecido en la Directiva y de la propia interpretación del límite por parte del TJUE.

N.B. Se ofrece una versión inglesa de este post en el Blog de IMPACT




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jueves, 17 de julio de 2014

¿Llega un régimen de protección a nivel comunitario de las indicaciones geográficas para productos no agrícolas?

El pasado martes 15 de julio la Comisión Europea hizo público un Libro verde y una consulta pública sobre la posible extensión del régimen comunitario de protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas. 

Estos productos hasta ahora algo olvidados tienen una gran importancia para diversos sectores de relevancia económica tanto nacional como comunitaria (piénsese en el calzado, los relojes, y especialmente los productos de artesanía, productos prototípicos de este posible nuevo régimen de protección y principales productos objeto de indicación geográfica en países como India y otros latinoamericanos).

Dicho sistema estará previsiblemente inspirado en la actual normativa europea relativa a los productos agrícolas y alimentarios, aunque podría presentar algunos matices y diferencias en su aplicación. 

Se ha hablado a menudo en los últimos años sobre este posible nuevo régimen y yo mismo he tenido la oportunidad de tratar informalmente sobre el tema en varias ocasiones con la delegación europea ante la OMPI y en otros foros relacionados con indicaciones geográficas donde he coincidido con ellos. No parece que en las instancias europeas se tenga la certeza de que dicho régimen acabe por materializarse y, de ser así, consideran que tardaría un tiempo. Sin embargo, habida cuenta de la presión que están realizando distintos grupos de interés y las implicaciones económicas y políticas que dicho régimen tendría en la negociación de los tratados bilaterales de la Unión Europea, considero que antes o después será una realidad. 

El Libro verde está formado por dos partes. La primera de ellas analiza los actuales sistemas de protección existentes a nivel nacional y comunitario, así como los posibles beneficios que se derivarían de una protección reforzada por medio del sistema de indicaciones geográficas. La segunda parte trata de cuestiones de cariz más técnico para propiciar las aportaciones de las partes interesadas y organizaciones especializadas sobre posibles opciones de protección de estos productos

Con esta publicación se abre un plazo de aportación de comentarios hasta el próximo 28 de octubre de 2014.





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viernes, 27 de junio de 2014

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea allana el camino de los titulares de diseños no registrados para el ejercicio de acciones de infracción

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de junio de 2014 en el asunto C-345/13 aclara dos cuestiones importantes en relación con las acciones de infracción de los diseños comunitarios no registrados: el examen del requisito del carácter singular y la carga de la prueba de su concurrencia.


La sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por la Supreme Court irlandesa en el marco del litigio entre la empresa británica Karen Millen Fashions (“KMF”), que había diseñado una blusa a rayas, y la cadena de establecimientos irlandesa Dunnes Stores (“Dunnes”), que comercializaba una blusa semejante. En el procedimiento iniciado por KMF de infracción de su diseño no registrado Dunnes reconoció haberlo copiado, pero impugnó su validez negándole carácter singular.

La primera cuestión que la Supreme Court irlandesa plantea al Tribunal de Justicia es si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado éste se debe comparar con los diseños divulgados anteriormente de forma individual o si es posible -como defendía Dunnes- realizar la comparación con una combinación de características existentes en varios diseños anteriores.

Respecto a esta cuestión el Tribunal de Justicia confirma el criterio que ya había sido apuntado en la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, T-153/08, y que se apoya en una interpretación literal del artículo 6.1 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, en el que se alude a la impresión general producida "por cualquier otro dibujo o modelo" previamente divulgado. Según el Tribunal esta redacción del precepto implica que la comparación sólo es posible con respecto a dibujos o modelos “concretos, individualizados, determinados e identificados” entre todos los diseños anteriores.

No obstante, la posibilidad de tomar en consideración la combinación de características de diseños conocidos está expresamente prevista en el artículo 25.1 del Acuerdo ADPIC. Para el Tribunal de Justicia, sin embargo, se trata de una opción potestativa que no ha sido asumida por el legislador comunitario.

La segunda cuestión planteada se refería a la carga de la prueba del carácter singular del diseño no registrado, que según Dunnes debía recaer sobre el titular del diseño. Por contra, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 85.2 del Reglamento establece una presunción de validez de los diseños no registrados que debe interpretarse de forma que se favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de protección de los diseños no registrados, enunciados en los considerandos del propio Reglamento.

Por este motivo concluye que a la hora de ejercitar la acción de infracción del diseño no registrado no se puede exigir a su titular que demuestre que ese diseño cumple con el requisito del carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le confieren ese carácter.

Esta decisión facilita sin duda el ejercicio de las acciones de infracción de los diseños no registrados y establece una distribución de la carga de la prueba sobre la validez del diseño coherente con la regulación del resto de las figuras de propiedad industrial.

En definitiva, el Tribunal de Justicia realiza una interpretación del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios favorable a los intereses de las empresas -entre ellas las del mundo de la moda- que confían en la figura del diseño comunitario no registrado para la protección de sus creaciones.


Autor: Carlos Morán

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jueves, 26 de junio de 2014

Marcas de color: Nuevos criterios del TJ para determinar su accesibilidad al registro

El 7 de febrero de 2002 Deutscher Sparkassen – und Giroverband eV presentó la solicitud de marca alemana nº 30211120 reproducida de la siguiente forma:


La marca consistía en el color rojo, concretamente el HKS 13 y fue concedida el 11 de julio de 2007 para determinados servicios financieros en clase 36 referidos a la banca minorista.

Contra la concesión de la marca, Oberbank y el Banco Santander decidieron iniciar un procedimiento de nulidad. Sin embargo, en la tramitación del mismo y ante diversas cuestiones que se plantearon, el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) que se resolvieron en Sentencia de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13).

1.- En la primera cuestión prejudicial, se pregunta al TJ sobre el grado de reconocimiento entre el público necesario para estimar que una marca tiene carácter distintivo. En concreto, se pregunta si es necesario presentar un sondeo de opinión que tenga como resultado un grado de reconocimiento de la marca de al menos un 70%.

El TJ recuerda en primer lugar que para determinar la existencia de carácter distintivo adquirido por el uso habrá que realizar un examen concreto y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Para ello, se tendrá en cuenta, en otros, la cuota de mercado, intensidad, ámbito geográfico, duración del uso, etc. En el caso de que la autoridad pertinente experimente dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo podrá ordenar un sondeo de opinión y le corresponderá estimar qué porcentaje considera suficientemente representativo. No obstante, a la hora de evaluar el carácter distintivo, el resultado de tal sondeo no podrá constituir el único elemento determinante.

2.- En segundo lugar se pregunta si en el marco de un procedimiento de nulidad es necesario examinar si la marca adquirió carácter distintivo antes de la fecha de solicitud. En este caso el titular alegaba que había sido adquirido antes de la concesión pero después de la solicitud.

El TJ responde a esta cuestión recordando que deberá haberse probado la adquisición de carácter distintivo de la marca con anterioridad a la fecha de su presentación a no ser que la legislación de un país concreto la haya referido a una fecha posterior. Esta circunstancia no excluye que la autoridad competente tome elementos que -pese a ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud- permitan deducir conclusiones en lo que atañe a la situación tal como ésta se presentaba con anterioridad a esa fecha.

3.- En la tercera cuestión prejudicial se pregunta quién debe probar que la marca había adquirido carácter distintivo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro para no ser considerada nula.

El TJ responde que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca y no al demandante de la nulidad. En consecuencia, si el titular de la marca no consigue probar que había adquirido carácter distintivo antes de la fecha de solicitud deberá ser declarada nula.



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jueves, 12 de junio de 2014

Nuevo criterio de la OAMI sobre pruebas adicionales presentadas fuera de plazo

El día 2 de junio la OAMI ha modificado las Directrices relativas a los procedimientos de oposición, para reflejar un cambio de jurisprudencia determinado por dos sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en el segundo semestre de 2013. En concreto, se ha adaptado la parte C, secciones 1 (aspectos procesales) y 6 (prueba de uso). Desde ese mismo día, la OAMI está aplicando este nuevo criterio en todos los casos en los que todavía no existe decisión.

Se trata de las sentencias de 18 de julio de 2013, en el asunto C-621/11P, «Fishbone» y de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11P, «Centrotherm», que admiten la validez de pruebas de uso presentadas con posterioridad al plazo otorgado al oponente para ello (es decir, el plazo de presentación de pruebas de uso según la regla 22 del Reglamento de Ejecución), si se cumplen determinadas condiciones.

Estas condiciones son dos: 

  1. - Que en el plazo que se le dio al oponente para presentar la prueba de uso, se presentó alguna prueba, y esa prueba era de algún modo relevante.
  2. .- Que el oponente no está dilatando el procedimiento de forma manifiesta, ni actuando con evidente negligencia.


Ambas sentencias perfilan y dan continuidad a otras anteriores del Tribunal de Justicia como la de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P) que daclaraba que “la toma en consideración por la OAMI de hechos o pruebas presentados extemporáneamente, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración” (apdo 44 de la citada sentencia)

Las facultades discrecionales de la OAMI para que pueda tomar en consideración pruebas presentadas extemporáneamente se amplían salvo que, como indica esta jurisprudencia, no se haya presentado nada relevante en el plazo debido, o existan negligencia o prácticas dilatorias abusivas. En ningún caso la OAMI está obligada a tener en consideración esas pruebas, sino que puede ejercer su discrecionalidad y apreciar si podrían ser admisibles bajo estas condiciones. En caso de no admitirlas por su extemporaneidad debe fundamentar su decisión razonadamente.

Esta práctica es aplicable, además de a los procedimientos de oposición, a los de caducidad y nulidad (de hecho, el caso Centrotherm partió de una solicitud de caducidad).

Un aspecto mejorable es, sin duda, la necesidad de garantizar los medios de defensa de la parte contraria, donde la OAMI no parece haber tomado aún la iniciativa. Concretamente, en el punto 4.5.1 de las Directrices se ha añadido a este respecto simplemente la frase: “if necessary, a second round of observations will be granted”. 

No parece fácil imaginar un procedimiento en el que una parte presente pruebas fuera de plazo y a la parte contraria no se le otorgue el derecho a presentar sus observaciones, teniendo que esperar a lo que decida la OAMI. Es cierto que la ausencia de réplica de contrario no determina que se acepte la prueba como suficiente (sentencia de 7 de junio de 2005, T-303/03, ‘Salvita’, párrafo 79), y ello es tranquilizador, pero animamos a que la OAMI deje constancia en las Directrices que sí dará turno de réplica a esas pruebas extemporáneas. No se van a dar pocos casos, y parece una cuestión importante.



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jueves, 29 de mayo de 2014

Nuevo acuerdo aduanero entre China y la UE. ¿Qué implica para los titulares de marcas?

Mercado de la Seda de Beijing
(de gruntzooki vía Flickr)

China y la Unión Europea han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo en cooperación aduanera cuyo principal objetivo es facilitar los trámites aduaneros a aquellos comerciantes que sean considerados de confianza. Se han firmado a su vez dos nuevas iniciativas que complementan el acuerdo, un nuevo “Marco estratégico para la cooperación aduanera” y un nuevo “Plan de acción UE-China sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”.

La figura del “comerciante de confianza”, también conocido como “Operador económico autorizado”, ha estado presente en la regulación aduanera de la UE desde 2008 y se caracteriza por disfrutar de procedimientos aduaneros simplificados siempre que demuestre que es un operador seguro, fiable y que cumple con la normativa de seguridad. Por lo tanto, los comerciantes de confianza pasan por un número menor de controles aduaneros y disponen de procedimientos más rápidos al entrar y salir del Espacio Económico Europeo (EEE)

China no es el primer país en firmar un acuerdo de este tipo con la UE; existen acuerdos de reconocimiento mutuo ya firmados con países como EE.UU (2012) y Japón (2011), pero la incorporación de China lo ha convertido en el sistema de comercio certificado más aceptado en el mundo, ya que incluye en la actualidad alrededor de 15.000 empresas certificadas como comerciantes seguros (para más información véase la nota de prensa de la Comisión Europea).

Es necesario, sin embargo, resaltar otro punto. China ostenta la triste reputación de ser un país en el que comúnmente se comenten infracciones contra la propiedad intelectual. A pesar de ello, el 1 de mayo de 2014 ha entrado en vigor la nueva Ley de Marcas (para más detalles sobre las modificaciones, consulte la entrada previa en nuestro blog) que presumiblemente reforzará la protección de los titulares de marcas contra infracciones y solicitudes de mala fe. Es pronto aún para saber cómo se llevará a cabo en la práctica, pero la combinación entre la nueva Ley de Marcas y el acuerdo aduanero firmado recientemente son, sin lugar a dudas, buenas noticias para los titulares de derechos.

Nuestra experiencia en China, sin embargo, nos ha demostrado que los titulares  europeos de marcas suelen tener más problemas con los “trademark squattersque con los infractores de derechos de propiedad intelectual. La razón es simple: es una práctica ampliamente establecida entre los propietarios europeos de marcas la fabricación de sus mercancías en China para después venderlas en el mercado europeo, pero sin llevar a cabo el registro de sus marcas en China. Esto puede llevar aparejada una consecuencia: cualquier empresa o particular chino puede acudir a la Oficina de Marcas (SAIC) y registrar la marca europea sin ningún problema ya que el sistema de registro de marcas en China se basa en el principio de  “first-to file”. A continuación, también pueden registrar la marca en la aduana china (GAC) y cuando el dueño de la marca europea intenta mandar a Europa su próximo envío, los productos son detenidos en la aduana por infringir una marca china registrada. Con lo cual, el titular europeo se ve abocado a elegir una de estas dos opciones, igual de negativas: pagar una cantidad importante de dinero para adquirir su propia marca en China o ir a juicio / TRAB.

Una de las rutas más comunes es tratar de cancelar dicho registro por mala fe o falta de uso a partir de los tres primeros años de la inscripción. En este caso, el mayor problema al que se enfrenta el propietario legítimo es demostrar el uso, o al menos, cierta influencia de su marca en el mercado chino. Efectivamente, en la actualidad es casi imposible demostrar el uso de una marca europea en estos casos ya que la fabricación para la exportación no es considerado uso real de la marca (no existe precedente en el sistema judicial de China, por lo que los tribunales chinos no están obligados a seguir las decisiones anteriores, aún cuando las haya) y sólo algunas marcas muy famosas han conseguido ser reconocidas por los tribunales cuando no se habían utilizado en el mercado chino.

Con el fortalecimiento del requisito de buena fe en el registro y en el uso por la nueva Ley de Marcas de China y el acuerdo de reconocimiento mutuo con la UE, los casos mencionados anteriormente deberían disminuir. No sólo por la protección reforzada que ofrece la ley, sino también porque la cooperación aduanera facilitaría la lucha contra los “trademark squatters” mediante el reconocimiento de los comerciantes europeos de confianza en China, un hecho que puede alentar a las empresas de la UE a registrar sus marcas en este país con el fin de estar completamente protegidos. De esta manera, la aduana china podría dedicar muchos más recursos a los comerciantes de alto riesgo y luchar contra las infracciones de manera más eficiente.

A pesar de que la legislación china en materia relacionada con propiedad industrial e intelectual y las actuaciones de las autoridades están mejorando cada día más, debemos ser conscientes de los peligros que aún existen para adaptar nuestra estrategia de propiedad intelectual de acuerdo a ellos. Para el ciudadano corriente en China, los esfuerzos de las autoridades son casi invisibles, lo que demuestra una vez más la magnitud de las infracciones y la enorme cantidad de recursos y tiempo que hay que dedicar a esta lucha. Si el propietario de una marca se dedica a la fabricación o planea usar su marca en el mercado chino, sus derechos deberían ser registrados antes de comenzar cualquier actividad comercial o de otro tipo en China. En caso de que el propietario se encuentre en el mercado chino, es altamente recomendable registrar las marcas tan pronto como sea posible.




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