jueves, 13 de febrero de 2014

El titular de una marca renombrada tendrá que tolerar el uso de signos semejantes cuando haya una justa causa: uso anterior y buena fe


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia con fecha de 6 de febrero de 2014 (caso C-65/12) respondiendo a una cuestión prejudicial relativa al uso sin justa causa de una marca renombrada.


Red Bull es titular en Benelux de una marca mixta (a partir de ahora, marca renombrada) solicitada el día 11 de julio de 1983 para bebidas no alcohólicas en clase 32 que se reproduce de la manera siguiente:



Por otra parte, De Vries es titular en Benelux de la marca denominativa THE BULLDOG en clase 32 y de las siguientes dos marcas mixtas (a partir de ahora marca/s semejante/s):



Las marcas THE BULLDOG son posteriores a la marca RED BULL.  Sin embargo, antes de que Red Bull solicitase su marca, De Vries ya usaba THE BULLDOG como nombre comercial para una actividad de servicios de restauración, de hostelería y de despacho de bebidas (servicios “horeca”). Posteriormente, se empezaron a usar las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas.

En el marco del procedimiento judicial ante el Tribunal Supremo de Holanda en el que Red Bull solicitaba el cese de la producción y comercialización de dichas bebidas energéticas con el signo THE BULLDOG, el Tribunal manifestó ciertas dudas en relación a la interpretación del concepto de justa causa establecido en el art. 5.2 de la Directiva 89/104 de Marcas, por lo que decidió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En concreto, se preguntó si podría calificarse de justa causa el uso por un tercero de un signo semejante (THE BULLDOG) a una marca renombrada (RED BULL KRATING-DAENG) para un producto idéntico (bebidas energéticas) cuando se ha probado que el signo semejante se había utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca renombrada.

El Tribunal indica que, a efectos de determinar si este uso anterior podría calificarse de justa causa y podría permitir justificar que se obtenga una ventaja del renombre , hay que tener en cuenta dos elementos: 

1) Implantación del signo usado anteriormente y apreciación de la reputación de que goza este signo entre el público interesado y 
2) La intención del titular del signo semejante. 

Para ello, deberá tenerse en cuenta el grado de similitud entre los productos y servicios para los que la marca semejante se ha utilizado, cuándo se empezó a utilizar THE BULLDOG para el producto idéntico al de la marca renombrada y en qué momento la marca renombrada adquirió dicho renombre.

En el presente asunto se entendió que el hecho de que De Vries utilizase las marcas THE BULLDOG para bebidas energéticas no suponía una ventaja del renombre de la marca de Red Bull sino que se trataba de una ampliación de la gama de los productos y servicios que antes comercializaba.

En conclusión, el Tribunal establece que efectivamente podrá obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido del art. 5.2 de la Directiva 89/104, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante para un producto idéntico al registrado por la marca renombrada, siempre que el signo del tercero se hubiese utilizado con anterioridad a solicitud de la marca renombrada y siempre que este signo semejante se hubiese utilizado de buena fe. Para apreciar tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta la implantación y reputación del signo semejante a la marca renombrada; grado de similitud entre los productos distinguidos por la marca renombrada y aquellos para los que se amplía la gama de productos del signo semejante y la relevancia económica y comercial del uso realizado por el signo semejante.



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