viernes, 27 de junio de 2014

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea allana el camino de los titulares de diseños no registrados para el ejercicio de acciones de infracción

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de junio de 2014 en el asunto C-345/13 aclara dos cuestiones importantes en relación con las acciones de infracción de los diseños comunitarios no registrados: el examen del requisito del carácter singular y la carga de la prueba de su concurrencia.


La sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por la Supreme Court irlandesa en el marco del litigio entre la empresa británica Karen Millen Fashions (“KMF”), que había diseñado una blusa a rayas, y la cadena de establecimientos irlandesa Dunnes Stores (“Dunnes”), que comercializaba una blusa semejante. En el procedimiento iniciado por KMF de infracción de su diseño no registrado Dunnes reconoció haberlo copiado, pero impugnó su validez negándole carácter singular.

La primera cuestión que la Supreme Court irlandesa plantea al Tribunal de Justicia es si para determinar el carácter singular de un diseño no registrado éste se debe comparar con los diseños divulgados anteriormente de forma individual o si es posible -como defendía Dunnes- realizar la comparación con una combinación de características existentes en varios diseños anteriores.

Respecto a esta cuestión el Tribunal de Justicia confirma el criterio que ya había sido apuntado en la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2010, T-153/08, y que se apoya en una interpretación literal del artículo 6.1 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, en el que se alude a la impresión general producida "por cualquier otro dibujo o modelo" previamente divulgado. Según el Tribunal esta redacción del precepto implica que la comparación sólo es posible con respecto a dibujos o modelos “concretos, individualizados, determinados e identificados” entre todos los diseños anteriores.

No obstante, la posibilidad de tomar en consideración la combinación de características de diseños conocidos está expresamente prevista en el artículo 25.1 del Acuerdo ADPIC. Para el Tribunal de Justicia, sin embargo, se trata de una opción potestativa que no ha sido asumida por el legislador comunitario.

La segunda cuestión planteada se refería a la carga de la prueba del carácter singular del diseño no registrado, que según Dunnes debía recaer sobre el titular del diseño. Por contra, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 85.2 del Reglamento establece una presunción de validez de los diseños no registrados que debe interpretarse de forma que se favorezca la consecución de los objetivos de simplicidad y rapidez de protección de los diseños no registrados, enunciados en los considerandos del propio Reglamento.

Por este motivo concluye que a la hora de ejercitar la acción de infracción del diseño no registrado no se puede exigir a su titular que demuestre que ese diseño cumple con el requisito del carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le confieren ese carácter.

Esta decisión facilita sin duda el ejercicio de las acciones de infracción de los diseños no registrados y establece una distribución de la carga de la prueba sobre la validez del diseño coherente con la regulación del resto de las figuras de propiedad industrial.

En definitiva, el Tribunal de Justicia realiza una interpretación del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios favorable a los intereses de las empresas -entre ellas las del mundo de la moda- que confían en la figura del diseño comunitario no registrado para la protección de sus creaciones.


Autor: Carlos Morán

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jueves, 26 de junio de 2014

Marcas de color: Nuevos criterios del TJ para determinar su accesibilidad al registro

El 7 de febrero de 2002 Deutscher Sparkassen – und Giroverband eV presentó la solicitud de marca alemana nº 30211120 reproducida de la siguiente forma:


La marca consistía en el color rojo, concretamente el HKS 13 y fue concedida el 11 de julio de 2007 para determinados servicios financieros en clase 36 referidos a la banca minorista.

Contra la concesión de la marca, Oberbank y el Banco Santander decidieron iniciar un procedimiento de nulidad. Sin embargo, en la tramitación del mismo y ante diversas cuestiones que se plantearon, el tribunal alemán decidió suspender el procedimiento y plantear tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) que se resolvieron en Sentencia de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13).

1.- En la primera cuestión prejudicial, se pregunta al TJ sobre el grado de reconocimiento entre el público necesario para estimar que una marca tiene carácter distintivo. En concreto, se pregunta si es necesario presentar un sondeo de opinión que tenga como resultado un grado de reconocimiento de la marca de al menos un 70%.

El TJ recuerda en primer lugar que para determinar la existencia de carácter distintivo adquirido por el uso habrá que realizar un examen concreto y apreciar globalmente los elementos que permitan demostrar que la marca resulta idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como procedente de una empresa determinada. Para ello, se tendrá en cuenta, en otros, la cuota de mercado, intensidad, ámbito geográfico, duración del uso, etc. En el caso de que la autoridad pertinente experimente dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo podrá ordenar un sondeo de opinión y le corresponderá estimar qué porcentaje considera suficientemente representativo. No obstante, a la hora de evaluar el carácter distintivo, el resultado de tal sondeo no podrá constituir el único elemento determinante.

2.- En segundo lugar se pregunta si en el marco de un procedimiento de nulidad es necesario examinar si la marca adquirió carácter distintivo antes de la fecha de solicitud. En este caso el titular alegaba que había sido adquirido antes de la concesión pero después de la solicitud.

El TJ responde a esta cuestión recordando que deberá haberse probado la adquisición de carácter distintivo de la marca con anterioridad a la fecha de su presentación a no ser que la legislación de un país concreto la haya referido a una fecha posterior. Esta circunstancia no excluye que la autoridad competente tome elementos que -pese a ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud- permitan deducir conclusiones en lo que atañe a la situación tal como ésta se presentaba con anterioridad a esa fecha.

3.- En la tercera cuestión prejudicial se pregunta quién debe probar que la marca había adquirido carácter distintivo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro para no ser considerada nula.

El TJ responde que la carga de la prueba corresponde al titular de la marca y no al demandante de la nulidad. En consecuencia, si el titular de la marca no consigue probar que había adquirido carácter distintivo antes de la fecha de solicitud deberá ser declarada nula.



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jueves, 12 de junio de 2014

Nuevo criterio de la OAMI sobre pruebas adicionales presentadas fuera de plazo

El día 2 de junio la OAMI ha modificado las Directrices relativas a los procedimientos de oposición, para reflejar un cambio de jurisprudencia determinado por dos sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en el segundo semestre de 2013. En concreto, se ha adaptado la parte C, secciones 1 (aspectos procesales) y 6 (prueba de uso). Desde ese mismo día, la OAMI está aplicando este nuevo criterio en todos los casos en los que todavía no existe decisión.

Se trata de las sentencias de 18 de julio de 2013, en el asunto C-621/11P, «Fishbone» y de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11P, «Centrotherm», que admiten la validez de pruebas de uso presentadas con posterioridad al plazo otorgado al oponente para ello (es decir, el plazo de presentación de pruebas de uso según la regla 22 del Reglamento de Ejecución), si se cumplen determinadas condiciones.

Estas condiciones son dos: 

  1. - Que en el plazo que se le dio al oponente para presentar la prueba de uso, se presentó alguna prueba, y esa prueba era de algún modo relevante.
  2. .- Que el oponente no está dilatando el procedimiento de forma manifiesta, ni actuando con evidente negligencia.


Ambas sentencias perfilan y dan continuidad a otras anteriores del Tribunal de Justicia como la de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P) que daclaraba que “la toma en consideración por la OAMI de hechos o pruebas presentados extemporáneamente, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración” (apdo 44 de la citada sentencia)

Las facultades discrecionales de la OAMI para que pueda tomar en consideración pruebas presentadas extemporáneamente se amplían salvo que, como indica esta jurisprudencia, no se haya presentado nada relevante en el plazo debido, o existan negligencia o prácticas dilatorias abusivas. En ningún caso la OAMI está obligada a tener en consideración esas pruebas, sino que puede ejercer su discrecionalidad y apreciar si podrían ser admisibles bajo estas condiciones. En caso de no admitirlas por su extemporaneidad debe fundamentar su decisión razonadamente.

Esta práctica es aplicable, además de a los procedimientos de oposición, a los de caducidad y nulidad (de hecho, el caso Centrotherm partió de una solicitud de caducidad).

Un aspecto mejorable es, sin duda, la necesidad de garantizar los medios de defensa de la parte contraria, donde la OAMI no parece haber tomado aún la iniciativa. Concretamente, en el punto 4.5.1 de las Directrices se ha añadido a este respecto simplemente la frase: “if necessary, a second round of observations will be granted”. 

No parece fácil imaginar un procedimiento en el que una parte presente pruebas fuera de plazo y a la parte contraria no se le otorgue el derecho a presentar sus observaciones, teniendo que esperar a lo que decida la OAMI. Es cierto que la ausencia de réplica de contrario no determina que se acepte la prueba como suficiente (sentencia de 7 de junio de 2005, T-303/03, ‘Salvita’, párrafo 79), y ello es tranquilizador, pero animamos a que la OAMI deje constancia en las Directrices que sí dará turno de réplica a esas pruebas extemporáneas. No se van a dar pocos casos, y parece una cuestión importante.



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