lunes, 24 de noviembre de 2014

El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso GOLDEN BALLS/BALLON D'OR por la ausencia de examen del requisito de la notoriedad

En 2007 la empresa Golden Balls Limited solicitó dos marcas denominativas con el distintivo GOLDEN BALLS. La primera de las solicitudes se refería a las clases 9, 28 y 41 mientras que la segunda designaba las clases 16, 21, 24. La marca GOLDEN BALLS hace referencia a prendas de ropa deportiva y además posteriormente se otorgó una licencia para denominar de esta forma un concurso emitido en la televisión británica.

A dichas solicitudes se opuso la sociedad francesa Intra-Presse, organizadora del premio al mejor jugador de fútbol del año, en base a su marca comunitaria anterior BALLON D’OR registrada en clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41.

Ballon d'Or
(de Jaime de la Fuente via Wikimedia) 
Las oposiciones fueron examinadas en primera instancia por la División de Oposición de la OAMI las cuales fueron desestimadas totalmente y concedió las marcas solicitadas. Intra- Presse recurrió entonces ambas resoluciones desestimatorias ante la Sala de Recursos de la OAMI. La Sala de Recursos estimó parcialmente los recursos entendiendo que las marcas eran conceptualmente similares y que la mayor parte de los productos y servicios en clases comunes eran idénticos. Únicamente consideró que algunos productos concretos en algunas de estas clases eran diferentes.

Golden Balls recurrió las resoluciones de la Sala de Recursos ante el Tribunal General que, por su parte, entendió que (casos T-437/11 y T-448/11) la similitud conceptual entre ambas marcas era baja ya que, entre otras cosas, para entender que GOLDEN BALLS era similar a BALLON D’OR se requería una traducción previa de la denominación y reconoce la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos.


El 20 de noviembre de 2014 el Tribunal de Justicia resolvió los dos recursos presentados (C-581/13 P y C-581/13 P). En su Sentencia el Tribunal indica que, por lo que respecta a los productos que se habían catalogado como diferentes, se cometió un error de derecho ya que no se tuvo en cuenta el argumento basado en el art. 8.5, es decir, la notoriedad de la marca anterior BALLON D’OR. Como dicho examen no se produjo, el Tribunal de Justicia anula la resoluciones del Tribunal de General y de la Sala de Recursos de la OAMI y le devuelve finalmente el asunto a la OAMI para que valore si la marca es notoria en el territorio comunitario y teniendo esto en cuenta, si habría riesgo de confusión entre el público.


Efectivamente y tal y como aprecia el Tribunal de Justicia en su Sentencia, el Tribunal General no entra a valorar si la marca BALLON D’OR goza o no de notoriedad en el territorio comunitario. Dicho examen goza de una especial relevancia ya que, según el art. 8.5 RMC, si dos marcas son consideradas similares desde el punto de vista denominativo o conceptual pero se aplican a productos o servicios distintos, se deberá denegar el registro de la nueva solicitud de marca si la marca anterior es considerada como notoria y haya una aprovechamiento indebido de dicha notoriedad.

Por otra parte, respecto a la valoración de la similitud conceptual entre  GOLDEN BALLS y BALLON D’OR, es cierto que tal y como indica el Tribunal General, desde la perspectiva del consumidor francés no es inmediata la asociación entre la denominación GOLDEN BALLS y el premio al mejor jugador del año BALLON D’OR. En consecuencia, parece que la apreciación de la confundibilidad entre las marcas sería distinta desde el punto de vista del art. 8.1b –podría no existir riesgo de confusión- o el 8.5 RMC que parece llevaría a entender que efectivamente podría haber un riesgo de conexión y vinculación. Por tanto, habrá que esperar a la nueva valoración por parte de la OAMI del requisito de la notoriedad y su decisión sobre la existencia de riesgo de confusión entre las marcas.




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