miércoles, 30 de diciembre de 2015

La humanización de la marca comercial

¿Qué tienen en común Rafael Alberti, Joan Miró, Miquel Barceló o Jorge Luis Borges? Todos han puesto ocasionalmente su arte al servicio de una marca comercial. ¿Y Banksi, Pedro Salinas, Mario Benedeti o Tom Wesselmann? Todos han hecho de una marca comercial el motivo principal de sus creaciones artísticas o poéticas.

La revista LITORAL en su número “El signo anunciado. La marca en la literatura y el arte” (diciembre 2015) revela que entre los pliegues de un lienzo o de un poema es frecuente que irrumpa con fuerza la referencia a una marca comercial.

Estructurada como si de un bazar se tratase –donde los versos e imágenes se agrupan por plantas temáticas a lo largo de 250 páginas- la revista contiene el testimonio elocuente de más de un centenar de poemas, cuadros e ilustraciones donde las marcas más diversas desempeñan un papel singular en la obra.

No se trata de un ejercicio meramente estético. La utilización de la marca en una obra intelectual o artística es un recurso expresivo que responde a veces a su valor metafórico. Salvador Dalí se dirige en cierta ocasión a Federico García Lorca con estas palabras: “¡Qué japonesito chocolate Suchard más estupendo eres!”. Y Miguel D’Ors describe en un poema el paso del tiempo con estos versos finales: “ver cómo se suceden, implacables/los tubos de Colgate”.

El número editado por LITORAL, una revista con noventa años de historia, demuestra que la marca forma parte de la conciencia social colectiva y constituye también un elemento cultural de primer orden. Como recuerda Lorenzo Saval, su director, los artistas nos enseñan que un anuncio puede ser más bello y transparente que un paisaje.

¿Puede el Windows 98, un Mercedes Benz, la cuchilla Gillette o el perfume Carolina Herrera inspirar a un poeta o a un artista? El número de LITORAL así lo enfatiza. No es extraño, por eso, que la iniciativa haya sido impulsada por la Fundación Alberto Elzaburu y cuente con el patrocinio de la Oficina Española de Patentes y Marcas y del Foro de Marcas Renombradas.




Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  


miércoles, 16 de diciembre de 2015

Al contorno del escudo del Barça le pitan falta (de distintividad)

El F.C. Barcelona presentó la solicitud de registro de un signo figurativo que representa la silueta de su escudo, como marca comunitaria 011764354 para distinguir productos y servicios de las clases 16, 25 y 41.



La división de examen de la OAMI denegó la solicitud para todos los productos y servicios reivindicados, en aplicación del artículo 7. 1 b), del RMC, esto es, por falta de distintividad. La Sala de Recurso confirmó la denegación, y ahora lo ha vuelto a hacer el Tribunal General de la U.E. (asunto T-615/14)

En efecto, la OAMI concluyó que la marca solicitada carece de carácter distintivo intrínseco, y la sentencia afirma que basó su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, que cualquier persona (incluidos los examinadores de la OAMI y los miembros de sus salas de recurso) puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de esos productos.

Según la OAMI, la marca solicitada no contenía ningún elemento específico que pudiera llamar la atención inmediata del consumidor como indicación del origen comercial de los diferentes productos y servicios solicitados. Indicó que la marca solicitada era una marca figurativa consistente en un perfil de escudo sin ningún elemento adicional, y que el perfil simple de un escudo, por su propia naturaleza, es poco adecuado para transmitir información precisa. Asimismo, también estimó que la marca solicitada no se apartaba sustancialmente de otras formas básicas utilizadas habitualmente en diversos sectores comerciales con propósito meramente ornamental, sin cumplir una función de marca.

Entre otros motivos, el F.C. Barcelona reprochó a la Sala de Recurso haberse basado en hechos notorios para concluir que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMC, y consideró que esa explicación fue demasiado vaga e incorrecta.

El Tribunal General indica en la sentencia que si bien corresponde a la OAMI determinar en sus resoluciones la exactitud de tales hechos, ello no es así cuando se exponen hechos notorios (Stcs. OAMI/Celltech, EU:C:2007:224, y Wash & Coffee, EU:T:2014:647). Añade que nada impide que en su apreciación la OAMI tome en consideración hechos notorios [Stc. Deutsche Bank/OAMI (Passion to Perform), T 291/12, EU:T:2014:155] derivados de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, sin necesidad de ofrecer ejemplos específicos [Stc. Storck/OAMI (Forma de papillote), T 402/02, Rec, EU:T:2004:330].

Sin embargo, de la lectura de la decisión inicial denegatoria en su fase de examen no se desprende en absoluto que se fundamente únicamente en hechos notorios, porque la examinadora se preocupó de poner ejemplos de multitud de siluetas de escudos de fútbol, e incluso mostró la evolución del escudo del F.C. Barcelona a través del tiempo. Y esto es muy de agradecer, ya que siempre que se pueda (como en este caso) es muy positivo que la decisión inicial trate de fundamentarse con ejemplos y hechos concretos que afectan al caso.

En este caso, y a la vista de lo que se puede leer en la sentencia del Tribunal General, hemos de señalar que la motivación de la denegación de la OAMI no sólo se basó, afortunadamente, en afirmaciones sin prueba o ejemplo, como parece indicar la sentencia, sino que se fundamentó en una amplia argumentación ilustrada con ejemplos.

Es justo decirlo.


PD: ...lo cual no quita para que añadamos dos buenos ejemplos, el C.D. Tenerife y el F.C. Vilafranca



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

lunes, 14 de diciembre de 2015

La importancia de los activos inmateriales para las startups: Claves para su adecuada protección

Estamos viviendo la tercera revolución industrial. Si el control de las materias primas y la creación de infraestructuras caracterizaron a la primera y la producción y distribución en masa a la segunda, en esta tercera prima la creación de valor a través de la información. Vivimos la era de la globalización y la hiperconexión, la rapidez en el desarrollo y la implementación de ideas valiosas marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En este contexto, el valor de las compañías se está desplazando de los activos materiales a los inmateriales. Empresas como Google, Facebook, Apple, apenas tienen inmovilizado material pero el inmaterial las sostiene y hace crecer. A esta tendencia se irán incorporando cada vez más compañías, incluidas las tradicionales, que están haciendo o tendrán que hacer evolucionar sus negocios para sobrevivir.

Y si los activos inmateriales cobran cada vez más importancia, su adecuada protección resulta vital. Podemos proteger un edificio con llaves, alarmas y vigilantes, pero ¿cómo proteger una idea valiosa? El marco legal es la clave. Es ahora cuando la propiedad intelectual está cobrando una importancia cada vez mayor  y esa importancia seguirá aumentando.

La propiedad intelectual  es como una mano y sus cinco dedos son la marca, la patente, el diseño, el copyright y el secreto empresarial. Este símil viene al hilo de lo que hablamos porque la mano es un instrumento extraordinario, que logra realizar tareas muy complejas. Piénsese en la ejecución de un instrumento musical.La clave está por tanto en la utilización de los derechos disponibles de modo inteligente.

Qué derecho usar, cuando y donde registrarlo, combinarlo con otros complementarios, como hacerlo valer frente a nuestros competidores y como valorizarlo en las transacciones son las claves de un uso inteligente de la propiedad intelectual.

Y la integración de la propiedad intelectual en la gestión del proceso innovador es otra clave. No puede hacerse un desarrollo y llegar al final para decidir sobre su protección. No se puede gestionar un proyecto sin gestionar desde el inicio las relaciones con empleados y colaboradores, empresas codesarrolladoras, proveedores y clientes.

No se puede decidir sobre el desvío o abandono de un proyecto sin tener en cuenta los derechos obtenidos o en trámite, las posibilidades de reorientación y las consecuencias del abandono.

Lo anterior es importante para toda empresa pero es vital para una pyme innovadora o una startup. Puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. He visto como muchas empresas jóvenes, con grandes ideas de negocio basadas en la innovación, han visto fracasar sus proyectos por una inadecuada gestión de la propiedad intelectual.

Se ha dicho, especialmente por este tipo de empresas, que la propiedad  intelectual es un gasto, es muy cara, no sirve para mucho. Estoy de acuerdo con esas afirmaciones, incluso con la última, porque de nada sirve la propiedad intelectual si no se sabe utilizar con inteligencia.

Es por tanto la integración en el proceso innovador, su utilización inteligente, lo que hace a la propiedad intelectual útil, necesaria, imprescindible. Y para eso no hace falta tanto dinero, solo pensar en que gastarlo y cuando, como hacer una verdadera inversión que contribuya al éxito.

N.BPublicado originalmente en Socios Inversores




Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/  

jueves, 19 de noviembre de 2015

Los derechos de marca en los territorios de ultramar y las dependencias de los Estados miembros de la UE

En un aviso informativo del pasado mes de octubre, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (IPO) proporcionaba información sobre la cobertura de una designación en el Reino Unido, mediante el Protocolo de Madrid, en relación con los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona Británica.

El tema de la protección concedida a los derechos de marca en los territorios dependientes o de ultramar es una cuestión no exenta de confusión y contradicciones y, para los abogados especializados en el derecho de marcas, supone más de un quebradero de cabeza. De forma generalizada, no existen unas indicaciones claras y concretas que sean seguidas por todos los territorios y se observa, con frecuencia, poca armonización legislativa entre los estados y sus territorios de ultramar. De ahí, que notas informativas como la que es objeto de este comentario, sean especialmente valiosas para los profesionales y los titulares de derechos que acogeríamos también con agrado aclaraciones de países como Francia o Países Bajos.

Sin embargo, tras la lectura de estas declaraciones de la oficina británica, no podemos dejar de traer a colación nuestra experiencia en estas lides acompañada de alguna reflexión.

Cuando la IPO indica que los registros de marca internacional que designan el Reino Unido extienden su cobertura a sus territorios, hay que tener en cuenta que se está refiriendo únicamente a la designación de Reino Unido como Parte Contratante y no a derechos obtenidos en Reino Unido como consecuencia de proteger la Unión Europea por la vía internacional. En este punto las interpretaciones sobre los efectos de los derechos obtenidos por la vía nacional y por la vía comunitaria en los territorios dependientes y de ultramar nos están claras ni son unánimes.

Para ilustrarlo, ponemos el ejemplo Gibraltar, territorio considerado de ultramar, a pesar de estar situado geográficamente en la Unión Europea.

Si se parte de la literalidad de la normativa marcaria gibraltareña, la protección en Gibraltar se obtiene exclusivamente por extensión de un derecho británico registrado. Es decir, un derecho británico pero no un derecho comunitario registrado. Por deducción, entendemos que tampoco reconocen el derecho obtenido de una designación comunitaria efectuada por el Sistema de Madrid.

A pesar de ser una práctica habitual el registro de marcas en la Oficina de Gibraltar con base en marcas comunitarias, también es verdad que existe una gran incertidumbre en cuanto a la posibilidad de hacer valer estos derechos, muy especialmente en asuntos de antipiratería (tan importantes en tales territorios) o incluso cuando se pretendan invocar ante los Tribunales.

El hecho es que no existe jurisprudencia clara al respecto ni experiencia suficiente, y que, en función del interés real del cliente por uno u otro territorio, la estrategia de protección debe pasar por el asesoramiento y análisis particulares de la situación concreta. La decisión será distinta si se cuenta con un interés puramente defensivo que cuando el interés es real o incluso los riesgos, por ejemplo porque existe actividad o se va a iniciar (un buen ejemplo podría ser la puesta en marcha de un hotel en cualquier isla de ultramar) o se cuenta con un problema grave.

Otro aspecto interesante al que se refiere el aviso es el relativo a la capacidad para ostentar derechos internacionales por titulares o cesionarios y su vínculo con el Sistema de Madrid. Este punto es conflictivo, y aunque infrecuente, plantea muchas dudas en la práctica.  Parece claro que resulta imprescindible justificar que se cuenta con vínculo suficiente con el Reino Unido, en los casos en los que los titulares o cesionarios cuenten con nacionalidad, domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en algunos territorios de Ultramar (por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas o Jersey).

Para terminar, es necesario puntualizar que esta información, recientemente divulgada por la OMPI, no tiene carácter vinculante. Tampoco tiene carácter vinculante la información que la OAMI tiene publicada sobre la materia en relación con el alcance de la protección de los derechos comunitarios. A pesar de los esfuerzos en pos de una mayor armonización en las normativas de marca de los países europeos, nos encontramos aún con nichos e incertidumbres cuando llegamos a la protección de los derechos de marca en los territorios de ultramar o dependientes de los Estados miembros, y en la práctica, al menos  por el momento, parece necesario contar con esta particularidad.


Autora: Cristina Arroyo


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/


miércoles, 28 de octubre de 2015

Reducción del plazo de prescripción de las acciones personales

Hasta fechas recientes los demandantes en España se han beneficiado de un más que generoso plazo límite de quince años para el ejercicio de la mayor parte de las acciones personales. En virtud de una importante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil, que entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2015, este plazo ha sido reducido a cinco años.

Este nuevo plazo de prescripción de las acciones personales afecta el ejercicio de la mayoría de las acciones de base contractual, tales como la infracción, la falta de pago, la entrega de bienes defectuosos, revisiones de alquiler y todas las reclamaciones relativas a contratos de venta. La nueva normativa tiene por objeto lograr un mayor equilibrio entre el interés del acreedor en conservar su derecho a reclamar, y la necesidad de establecer un límite temporal razonable. El plazo de quince años ha sido considerado como excesivo por parte de la doctrina y, principalmente, por los deudores; ahora, el nuevo sistema armoniza el sistema de límites español con el de otros países comunitarios, donde opera un límite de cinco años.

En un caso como éste, en el que el límite temporal al ejercicio de las acciones era de quince años, las disposiciones transitorias adquieren gran importancia.

Así, el nuevo límite se aplicará únicamente a las obligaciones que nazcan tras la entrada en vigor de la reforma (7 de octubre de 2015). Las obligaciones que hubiesen nacido antes del 7 de octubre de 2000 ya han prescrito, puesto que el plazo de quince años ya ha expirado. Por su parte, las obligaciones nacidas entre dicha fecha y el 7 de octubre de 2005 están sujetas al cumplimiento del antiguo plazo. En lo relativo a las obligaciones surgidas con posterioridad a esta última fecha y con anterioridad al 7 de octubre de 2015, expirarán el 7 de octubre de 2020 (es decir, les será aplicable el beneficio de cinco años desde la fecha de entrada en vigor de la reforma;a modo de ejemplo: una obligación nacida el 7 de octubre de 2010 expirará en 2020 y no en 2025).

En vista de lo anterior, recomendamos a nuestros clientes que revisen urgentemente las reclamaciones pendientes nacidas en fecha posterior al 7 de octubre de 2000.


Quedamos a su disposición para el caso de que requieran información adicional en relación con la reducción del plazo objeto de esta noticia.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

lunes, 26 de octubre de 2015

Un llamativo expediente de la Competencia española frente a una Entidad de gestión de derechos de autor, SGAE, que se resuelve sin sanción

El 9 de julio de este año se resolvió el enésimo expediente de la CNMV contra una entidad de gestión colectiva española, SGAE, la administradora de los derechos de autor de música. En esta ocasión, el procedimiento examinaba una denuncia de diversos compositores por las medidas adoptadas por la entidad para reducir el uso predominante que esos canales hacían de obras de su propio control editorial. Este primer objetivo de la investigación quedó superado, en un segundo momento, por un enjuiciamiento de los acuerdos de la entidad con todos los operadores de televisión, públicos y privados.

Durante la fase de investigación, la autoridad de la competencia consideró que se apreciaban presuntamente dos posibles infracciones: la aplicación de tarifas y descuentos discriminatorios y la imposición de condiciones abusivas al vincular determinados descuentos a que las televisiones limitaran el uso de su repertorio propio.

A pesar de esta valoración inicial, la autoridad de la competencia aceptó concluir el expediente a través de una terminación convencional; vía aplicable en materia de prácticas prohibidas cuando los infractores proponen compromisos que resuelven  los problemas de competencia derivados de su conducta y queda garantizado suficientemente el interés público, según dispone el artículo 52 de la Ley de Competencia española.

Son numerosas las cuestiones que suscita este caso, pero nuestra atención se centra en dos de ellas. La primera se halla vinculada a la tensión entre la competencia y la obligación de las entidades de gestión de evitar una injusta utilización preferencial de las obras de los usuarios, según el artículo 153.2 de la Ley de Propiedad Intelectual española; la segunda tiene que ver con el criterio del órgano administrativo para decidir cuándo sancionar y cuando optar por una vía pactada.

En esta recensión comentaremos exclusivamente este último aspecto de la resolución y abordaremos el segundo en futuros comentarios.

viernes, 9 de octubre de 2015

Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España (II)

Hasta la fecha, un solicitante que desee presentar una solicitud de patente española debe pasar por diversos trámites, que comienzan por un primer examen en el que se examinan determinadas cuestiones formales, así como de carácter técnico y de claridad de la invención que se desea reivindicar, y que continúan por una búsqueda realizada por un técnico examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de todas aquellas divulgaciones anteriores a la fecha de presentación de la solicitud que pudieran suponer algún obstáculo para la patentabilidad de la invención. 

Cabe recordar que la Ley de Patentes actualmente en vigor ya establece que, para que una invención sea patentable, debe ser nueva e inventiva (es decir, no obvia) sobre toda divulgación anterior ocurrida antes de la fecha de prioridad de la solicitud.

Pues bien, esta búsqueda, que se concreta en el llamado “Informe sobre el Estado de la Técnica” o IET, recoge todos aquellos documentos encontrados por el examinador de la OEPM y que, en su opinión, supondrían un obstáculo contra la patentabilidad de la invención reivindicada, ya sea porque careciera de novedad o porque fuera obvia a la vista de lo ya conocido en el estado de la técnica.

Lo paradójico de la situación actual es que, aunque la opinión del técnico examinador de la OEPM sobre la patentabilidad de la invención sea más o menos negativa, o incluso totalmente negativa, si el solicitante no pide que la OEPM lleve a cabo el examen (opcional) de los requisitos de patentabilidad, esta solicitud seguirá un curso automático que le llevará hasta la concesión de la patente de una manera inexorable. 

Tal patente concedida, lógicamente, estará al albur de que un tercero a quien la existencia de esa patente le moleste, presente una demanda de nulidad ante los tribunales españoles y, si la decisión del juez coincide con la opinión del técnico examinador, el final más probable será la declaración de nulidad de la patente por parte del juez, con lo que es como si nunca hubiera existido. Todo esto supone unos costes tanto para el solicitante, como para terceros, como para la sociedad en general, que podrían evitarse si, desde la etapa de tramitación de la patente ante la OEPM, solamente se concedieran aquellas patentes que superaran un examen de fondo de los requisitos de patentabilidad, examen que en la actualidad es enteramente opcional.

La intención de introducir el examen de requisitos de patentabilidad de manera opcional en el procedimiento de tramitación de una patente española en los años 2000 era la de ir animando poco a poco a los solicitantes a pedir dicho examen, principalmente en el caso de recibir un IET negativo, para así intentar revertir la opinión inicial desfavorable del examinador. Sin embargo esto no ha sido así, y a día de hoy menos del 10% de las solicitudes de patente son examinadas en cuanto a sus requisitos de patentabilidad, inclusive aquellas que recibieron un IET claramente negativo. Esto implica que hay más de un 90% de patentes actualmente en vigor sobre las cuales planea la sombra de la duda en relación a su validez.

miércoles, 7 de octubre de 2015

No hay puerto seguro: navegando en la tempestad (Caso Maximilliam Schrems v Data Protection Commissioner)

La largamente esperada decisión en el marco del asunto C-362/14 Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner ha sido finalmente publicada en fecha 6 de octubre de 2015. Controvertida en sus conclusiones, esta sentencia sobre una cuestión prejudicial trae nueva luz en el debate permanente en materia de recopilación, transferencia y tratamiento de datos de ciudadanos comunitarios por parte de compañías estadounidenses, y el tratamiento de estos datos por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses dentro del marco del programa PRISMA.

Antecedentes

El señor Schrems, un ciudadano austriaco, es un usuario de la plataforma Facebook desde 2008. Tal y como resulta habitual en relación con todos los usuarios residentes en la Unión Europea, una parte o la totalidad de los datos que facilitan a Facebook es transferida desde la filial irlandesa de Facebook hacia servidores localizados en los Estados Unidos, donde son tratados. 

El señor Schrems formuló una demanda ante la autoridad supervisora irlandesa (el Comisario de Protección de Datos) con base en el hecho de que a la luz de las revelaciones realizadas por Edward Snowden en 2013, sobre las actividades de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos (en particular, la NSA), la ley y las prácticas vigentes en los Estados Unidos no ofrecían protección suficiente contra la vigilancia por parte de las autoridades públicas de los datos transferidos desde la Unión Europea a ese país.

El supervisor irlandés rechazó la demanda basándose en la decisión de 26 de julio de 2000, en la que se señalaba que bajo el “esquema de puerto seguro” los Estados Unidos aseguraban un nivel de protección de los datos de carácter personal transferidos adecuado y satisfactorio (conocida como la “Decisión de puerto seguro”).

El señor Schrems, a continuación, recurrió ante la High Court de Irlanda, la cual consideró que la cuestión planteada en esta acción estaba estrechamente vinculada con la normativa comunitaria ya que, en opinión de la High Court, la Decisión de Puerto Seguro no cumplía con los principios considerados en las sentencias dictadas en los asuntos C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238.

Cuestión prejudicial elevada al TJUE

El 17 de Julio de 2014, la High Court de Irlanda, ante la que se había sustanciado el asunto, remitió las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para obtener una respuesta aclaratoria al respecto:

1) En el marco de la resolución de una reclamación presentada ante el comisario, en la que se afirma que se están transmitiendo datos personales a un tercer país (en el caso de autos, Estados Unidos) cuya legislación y práctica no prevén una protección adecuada de la persona sobre la que versan los datos, ¿está vinculado dicho comisario en términos absolutos por la declaración comunitaria en sentido contrario contenida en la Decisión 2000/520, habida cuenta de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta y no obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE? 

2) En caso contrario, ¿puede o debe realizar dicho comisario su propia investigación del asunto a la luz de la evolución de los hechos que ha tenido lugar desde que se publicó por vez primera la Decisión 2000/520?

La Opinión del Abogado General, de 23 de septiembre de 2015

De acuerdo con la Opinión del Abogado General (Yves Bot), una compañía, por el mero hecho de contra con una certificación de Puerto seguro, no cumple de forma automática con los requisitos para transferencias de datos establecidos en la directiva comunitaria en materia de protección de datos.

Este argumento ya estaba presente en la Comunicación COM(2013) 846 y en la Comunicación COM(2013) 847.

Como era de esperar, el TJUE ha adoptado los argumentos formulados por el Abogado General. 

viernes, 2 de octubre de 2015

España, el tercer país de la UE de mayor impacto de las falsificaciones en el sector del deporte

España se sitúa en tercer lugar en el ranking de países de la UE con mayor impacto de la falsificación en el sector del deporte con un 15,7% de las ventas, solo por detrás de Lituania y Latvia, superando en más del doble la media de la UE (6,5% de las ventas). Sin embargo, los impactos absolutos de mayor importancia se dan en Francia y España, concentrando ambos países la tercera parte de las ventas perdidas en la UE debido a la falsificación, que asciende a un total de 492 millones de euros.

Estas son las principales conclusiones que afectan a España del reciente informe “El coste económico de la vulneración de los DPI en losartículos de deporte” del Observatorio Europeo de las Vulneración de losDerechos de Propiedad Intelectual de la OAMI, elaborado conjuntamente con la Oficina Europea de Patentes. De acuerdo con este informe, el consumo total de artículos deportivos en la UE en 2012 se estimó en 7.500 millones de euros, existiendo un total de 4.271 empresas dedicadas a la fabricación de estos productos dando empleo a 43.000 trabajadores en la UE.

Además de los efectos directos de la falsificación por la pérdida de ventas de las empresas legítimas del sector de artículos deportivos, indirectamente se ven afectados otros sectores económicos con unas pérdidas de 361 millones de euros. Por otro lado, la Administración Pública pierde ingresos por impuestos (IVA, Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social) estimados en 150 millones de euros. Los efectos directos e indirectos de la falsificación en este sector provocan una pérdida de ventas en la economía de la UE estimada en unos 850 millones de euros dando lugar a la pérdida de 5.800 puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta que este informe incluye solamente la fabricación de artículos y equipos de deporte (como palos de golf, raquetas y pelotas de tenis, esquíes, etc) pero excluye las prendas de vestir y el calzado deportivo, hay que deducir que los costes económicos de la falsificación de artículos de deporte son realmente mayores a los que se indican en el informe.


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

jueves, 17 de septiembre de 2015

Forma del producto y distintividad adquirida : posible registro de la marca KIT KAT

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 16 de septiembre pasado la esperada sentencia –asunto C-215/14- que resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice del Reino Unido a propósito de la registrabilidad como marca de la forma de los chocolates Kit Kat:



Nestlé había solicitado su registro de la marca ante la Oficina de Marcas británica, la cual, estimando la oposición planteada por Cadbury, lo denegó por entender que no se había acreditado suficientemente la adquisición de carácter distintivo por la marca. Además, consideró que la forma para la que se había solicitado el registro tenía tres características:

  • la forma básica, de tableta rectangular;
  • la presencia, posición y profundidad de las hendiduras dispuestas longitudinalmente a lo largo de la tableta, y
  • el número de hendiduras, que, junto con la anchura de la tableta, determinan el número de «barritas».

La primera de esas características, según la Oficina británica, constituía una forma que resultaba de la propia naturaleza de los productos solicitados (con excepción de los pasteles y la pastelería), y las otras dos eran necesarias para obtener un resultado técnico.

Recurrida esta decisión ante la High Court of Justice, ésta consideró que no existía suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los problemas suscitados y elevó una petición de decisión prejudicial. En su sentencia, el Tribunal de Justicia invierte el orden de las tres cuestiones planteadas y examina en primer lugar la relativa a la posible aplicación acumulativa de la prohibición de registro de los signos consistentes en la forma del producto cuando esa forma viene impuesta por la naturaleza del producto y cuando es necesaria para obtener un resultado técnico, por considerar que un signo que incurra en esta prohibición no puede nunca adquirir carácter distintivo a través del uso.

A este respecto, el TJ reitera la doctrina fijada en la reciente sentencia Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233 (el caso de la silla Tripp-Trapp), en el sentido de que las tres causas particulares de prohibición de registro de las formas de los productos tienen carácter autónomo y son de aplicación independiente. Por tanto, a juicio del Tribunal, es irrelevante el hecho de que una forma pueda incurrir simultáneamente en varias de las causas de denegación, siendo suficiente para denegar el registro con que una sola de esas causas se aplique plenamente a la forma en cuestión.

Como explica el Abogado General en los apartados 65 y 66 de sus Conclusiones de 11 de junio de 2015, lo que el TJ excluyó en la sentencia Hauck fue la posibilidad de aplicar de forma combinada las tres diferentes causas de denegación, pero no la de aplicarlas de manera acumulada, siempre que al menos una sola de ellas afecte plenamente al signo en cuestión.

martes, 15 de septiembre de 2015

Consentimiento y acuerdos de coexistencia en el registro de marcas comunitarias: el caso PENTASA

El registro de una marca contará con el consentimiento de terceros, en tanto en cuanto se ajuste estrictamente al caso, a la Ley y a la buena fe. Esta es la afirmación que podría deducirse de la Sentencia dictada recientemente por el Tribunal General de los casos agrupados  T-544/12 y T-546/12 (en inglés).

Al solicitante de las marcas comunitarias PENSA PHARMA y PENSA le fueron concedidos dichos signos a comienzos de 2009. No obstante, los titulares de las marcas PENTASA, marcas nacionales registradas en diversos países de la Unión Europea, presentaron sendas acciones de nulidad contra las nuevas marcas “PENSA”.

Tanto la División de Cancelación como la Sala de Recursos de la OAMI estimaron tales acciones de nulidad, por lo que el titular de las nuevas marcas presentó recurso ante el Tribunal General (TG) alegando que el registro de sus marcas había contado con el consentimiento de los titulares de las marcas anteriores PENTASA y argumentando tres razones principales.

La primera de ellas es que las marcas habían coexistido pacíficamente en España e Italia, y a consecuencia de ello, el titular de las marcas anteriores había consentido implícitamente el registro de las marcas ahora impugnadas. A este respecto, el Tribunal General considera que tal razonamiento es irrelevante, puesto que el riesgo de confusión que pudiera haber en uno o más países sería suficiente para denegar el registro de las marcas solicitadas.

El segundo motivo por el cual el solicitante argumenta que contaba con el consentimiento de los demandantes, es debido a que éstos interpusieron oposiciones a las solicitudes de marcas PENSA, y que tales oposiciones finalmente fueron retiradas. A tal argumento contestó el Tribunal General que los demandantes enviaron cartas tanto a la OAMI como al propio solicitante en las cuales expresamente se decía que en caso de que las solicitudes de marca PENSA finalmente fueran registradas, interpondrían acciones de nulidad contra tales registros. Y que por ello, la retirada de las oposiciones no puede ser interpretada como equivalente a un consentimiento expreso por parte de los demandantes.

Además, añade el Tribunal, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria no contempla que la retirada de una oposición conlleve la renuncia del derecho de solicitar una posterior declaración de nulidad.

El tercero de los motivos es quizá el que tiene una mayor relevancia jurídica. El solicitante sostiene que presentó ante la Sala de Recurso de la OAMI un acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por el cual se consentía el registro de las marcas. Sin embargo, dicho acuerdo no concernía a las marcas objeto de litigio, sino que se acordaba la coexistencia entre las marcas "PENSA" (azul) y "PENTASA".

En este sentido, el Tribunal General establece que el acuerdo de coexistencia no se aplica ni se extiende a las marcas que son ahora objeto de nulidad, y que por tanto, no existe un consentimiento entre las partes para el registro de las nuevas marcas.

Como vemos, el TG rechazó todos y cada uno de los argumentos expuestos por el solicitante relativos al consentimiento entre las partes.

Los razonamientos del Tribunal General parecen sin duda muy acertados. No obstante, el solicitante de las marcas PENSA ha interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, motivo por el cual estaremos muy pendientes de la decisión final que dicho Tribunal adopte.


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

viernes, 11 de septiembre de 2015

Una nueva ley de patentes … ¿para dentro de dos años? (I)

La publicación en el BOE, en las vísperas del verano, de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, ha provocado una avalancha de notas y reseñas de urgencia en los medios más diversos. Esta reacción no deja de ser sorprendente: más allá de la actualidad que toda reforma conlleva, estamos ante una Ley que entrará en vigor  ... ¡el 1 de abril de 2017!.

Esta vacatio legis tan inusitadamente dilatada (22 meses) pone de relieve el alcance extraordinario de la reforma , pero también la prudencia del legislador.

No es sólo que ciertas modificaciones (como la generalización del sistema de concesión de patentes con examen previo) exigen de la industria un periodo de adaptación o un cambio de mentalidad nada despreciables; es también que la puesta en práctica de esas modificaciones impone a la propia Administración una revisión organizativa que no puede improvisarse.

Hay que aplaudir que por una vez el Gobierno no se precipita en poner una Ley en circulación cuando su aplicación depende de desarrollos reglamentarios especialmente laboriosos. Demasiado cerca tenemos el doloroso ejemplo de otras reformas prematuras (¿el derecho de autor, tal vez?).

Pero este retraso, más que justificado en algunas parcelas de índole registral, se torna un poco más frustrante cuando se repara en otros esferas. Y es que la Ley 24/2015, a medida que fue avanzando en su gestación, vino a incorporar más y más novedades en el plano de las acciones judiciales y las disposiciones procesales. Y al final la Ley nos ha sorprendido con un aggiornamento tal de los pleitos en materia de patentes (con efectos colaterales en las otras modalidades de propiedad industrial) que también en este aspecto la reforma está llamada a no dejar a nadie indiferente. Lástima que en lo tocante al proceso judicial la Ley nos ponga la miel en la boca para luego obligarnos a esperar tanto tiempo.

ELZABURU se propone compartir con sus clientes, compañeros de profesión y amigos, una reflexión analítica y crítica sobre la reforma en un conjunto de post que serán publicados en este blog en las próximas semanas. Mientras tanto, recibamos esta nueva Ley, de tan lenta digestión, como si de un plato de gusto se tratase.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
I. Una nueva Ley de Patentes...¿para dentro de dos años? (Antonio Castán)
II. Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España. (Francisco J. Sáez) 
III. La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (Francisco J. Sáez) 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes (Pedro Saturio) 
Autor: Antonio Castán

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

lunes, 7 de septiembre de 2015

Buenas noticias para los titulares de marcas renombradas

LA MARCA RENOMBRADA EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA PUEDE HACERSE VALER TAMBIÉN EN LOS ESTADOS EN LOS QUE NO TIENE RENOMBRE

En la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2015 en el caso Iron & Smith kft/Unilever (C-125/14) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto una interesante cuestión prejudicial planteada por un tribunal húngaro sobre la eficacia territorial del renombre de una marca comunitaria a efectos del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (denegación de una solicitud de marca por su incompatibilidad con una marca comunitaria renombrada anterior para distintos productos). En definitiva se trataba de determinar si el renombre de una marca comunitaria en algunos países de la Unión Europea puede también ser esgrimido y tener consecuencias jurídicas en otros países de la Unión en los que el signo no es renombrado.

La cuestión prejudicial planteada por el tribunal húngaro no quitará el sueño al tranquilo ciudadano europeo, pero resulta apasionante para los profesionales de la propiedad industrial por su directa relación con los pilares del sistema de marcas de la Unión Europea, fundamentalmente el carácter unitario de la marca comunitaria y su compatibilidad con los sistemas nacionales.

Estos dos principios son consagrados rotundamente por el Reglamento de la marca comunitaria y vertebran el régimen marcario de la Unión, pero la realidad puede suscitar problemas dialécticos y prácticos tan interesantes y difíciles de valorar como el planteado por el tribunal húngaro en su cuestión prejudicial, pues efectivamente los grandes principios y dogmas no suelen resultar tan claros y reconfortantes cuando tenemos que descender a analizar casos concretos de acuerdo con las distintas realidades de los mercados locales.

El carácter unitario de la marca comunitaria implica que ésta producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea, tal y como afirma expresamente el artículo 1 del reglamento sobre la marca comunitaria. La expresión "los mismos efectos" debe significar no sólo que el registro como tal resulta formalmente vigente en los 28 estados miembros de la Unión, sino que las facultades que otorga a su titular, fundamentalmente el ius prohibendi, tengan la misma eficacia en cualquier lugar de la Unión Europea.

En este caso, el Tribunal Justicia debía determinar si las facultades prohibitorias que se derivan del renombre de una marca comunitaria en algunos países también pueden esgrimirse en aquellos países de la Unión Europea donde no existe tal renombre. En el asunto analizado por el tribunal húngaro que planteó la cuestión prejudicial, la marca comunitaria anterior en la que se basaba la oposición a una solicitud de marca posterior se consideraba renombrada en el Reino Unido e Italia, pero no en Hungría, país de la nueva solicitud. Como agudamente observó el tribunal húngaro, la cuestión presentaba ciertas analogías con el debatido tema del uso de la marca comunitaria y de cuál debe ser su extensión territorial para ser considerado suficiente, cuestión resuelta por el Tribunal de Justicia fundamentalmente en el caso Leno (C-149/11). Sin embargo, como veremos el Tribunal afirma que la valoración del renombre de la marca debe realizarse con criterios propios no necesariamente coincidentes con los utilizados para valorar el uso.

El tribunal ha dictado una sentencia bien estructurada y bastante más clara de lo habitual. Así, de una forma alejada de la ambigüedad a la que nos tiene acostumbrados, el tribunal afirma con nitidez lo siguiente:
  1. Cuando se acredite el renombre de una marca comunitaria anterior en una parte sustancial de la Unión Europea, que puede incluso coincidir con el territorio de un solo Estado miembro, debe considerarse que esa marca comunitaria anterior goza de renombre en toda la Unión Europea.
  2. Los criterios establecidos por la jurisprudencia acerca del uso efectivo de la marca comunitaria no son aplicables necesariamente para determinar la existencia del renombre.
  3. La marca comunitaria renombrada puede beneficiarse de la protección específica establecida en la directiva para tales marcas incluso en los estados miembros donde no goce de renombre si se acredita que una parte del público, comercialmente no insignificante, conoce la marca y establece un vínculo entre ella y la marca nacional posterior, y que existe una infracción efectiva y actual contra la marca comunitaria o un serio riesgo de que se produzca en el futuro.


Así pues, la marca comunitaria renombrada anterior gozará de la protección reforzada de las marcas renombradas incluso en aquellos países en los que no se consideraría como tal, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de riesgo real y perjuicio efectivo que en realidad la jurisprudencia ya venía exigiendo incluso en aquellos territorios donde no había duda del renombre de la marca anterior, por ejemplo en las sentencia de los casos General Motors (C-375/97) o Royal Shakespeare (T-60/10) (texto sólo en inglés).



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

miércoles, 19 de agosto de 2015

Fin del secreto bancario incondicionado en la investigación de ventas online de productos falsificados

En reciente sentencia de 16 de julio 2015 (asunto C-580/13), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) acaba de establecer los límites a las leyes nacionales que protegen el secreto bancario. A raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Federal de Alemania sobre la compatibilidad de su ley nacional de secreto bancario con la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el TJ declara que dicha Directiva se opone a una disposición nacional que permita, de forma ilimitada e incondicional, a una entidad de crédito ampararse en el secreto bancario para negarse a facilitar a la autoridad judicial información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria en el marco de un procedimiento por violación de la propiedad industrial e intelectual.

Los hechos se remontan al año 2011 cuando Coty Germany, licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria Davidoff Hot Water, adquirió a través de una plataforma de subastas por Internet un frasco de perfume con dicha marca, ingresando su importe en la cuenta bancaria abierta en el Stadtsparkasse Magdeburg indicada por el vendedor. Tras comprobar que el perfume comprado era falso, Coty Germany pidió a la plataforma de subastas que le comunicara el verdadero nombre del titular de la cuenta de usuario de la plataforma que había vendido el perfume utilizando un seudónimo. La persona designada admitió ser el titular de esa cuenta de usuario pero negó haber vendido el perfume, negándose, al amparo de su derecho a no declarar, a dar más información.

Coty Germany solicitó al banco Stadtsparkasse Magdeburg que le facilitara el nombre y dirección del titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el importe del perfume falsificado, negándose este banco a facilitar esa información acogiéndose al secreto bancario.

Ante esta situación, Coty Germany ejercitó una acción civil ante el Tribunal Regional de Magdeburgo y éste conminó a dicho banco a comunicar la información solicitada. Posteriormente, la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior Regional de Naumburgo al estimar que el banco podía negarse a testificar en un proceso civil en base a la ley civil alemana. Coty Germany interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo Federal, que suspendió el procedimiento y planteó la cuestión prejudicial ante TJUE.

La cuestión pone en evidencia la necesaria conciliación, por una parte, del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad industrial e intelectual y, por otra, del derecho a la protección de los datos personales.

El TJ viene a declarar que la disposición del derecho nacional, aisladamente considerada, que permita a un banco denegar de forma ilimitada, al no contener su redacción condición ni precisión alguna, la información relativa al nombre y dirección de la cuenta de las personas envueltas en actividades infractoras de la propiedad industrial e intelectual, no respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial e intelectual, impidiendo la aplicación por las autoridades nacionales competentes de la posibilidad de ordenar la comunicación de los datos prevista en el art. 8.1 de la citada Directiva.


Esta sentencia constituye un claro apoyo a las legislaciones nacionales que garantizan un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego, a la vez supone una seria limitación al secreto bancario en la investigación de las infracciones de la propiedad industrial e intelectual. Teniendo en cuenta la opacidad del vendedor de productos falsos a través de Internet, la identificación del titular de la cuenta bancaria en la que se efectúan los pagos resulta de extraordinaria importancia –la única forma, en la mayoría de los casos- para el descubrimiento del autor de la infracción. En nuestro país, hay que esperar que esta sentencia tenga mayor transcendencia en la jurisdicción civil, al limitar el secreto bancario invocable en ese orden, y algo menos en la jurisdicción penal, en la que el Juez de Instrucción ya dispone de amplias facultades en la investigación de delitos y de privación de derechos fundamentales. En cualquier caso, la sentencia supone un gran paso para hacer frente a un fenómeno descontrolado como son las ventas por Internet de productos con marcas falsificadas.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

miércoles, 12 de agosto de 2015

Argelia se adhiere al Protocolo de Madrid

Argelia ha depositado su instrumento de adhesión al Protocolo de Madrid el pasado 31 de julio de 2015 y su entrada en vigor está prevista para el 31 de octubre de 2015.

De los 95 miembros que actualmente forman parte del Sistema de Madrid, Argelia es el único Estado que pertenece sólo al Arreglo de Madrid. 

El Arreglo, tratado internacional mucho menos flexible y arcaico que el Protocolo, entre otras consideraciones, exige el depósito de una solicitud internacional sobre la base de un registro de marcas y la realización de determinados trámites por conducto de la oficina de origen. Además de los retrasos y complicaciones que estas rigideces provocan, el Arreglo impide la designación por la vía internacional de Estados que sean miembros únicamente del Protocolo - entre los que se encuentran jurisdicciones muy importantes como la propia OAMI, JPO o USPTO. Sin duda, este impedimento también estaba suponiendo una restricción para los titulares argelinos que hasta ahora no podían extender sus derechos por la vía internacional a países pertenecientes sólo al Protocolo.  

A partir de la entrada en vigor de esta nueva adhesión, aunque el Sistema de Madrid se rija por el Arreglo y el Protocolo y su Reglamento Común, y con la versión modificada de la cláusula de salvaguardia del 9 sexies del Protocolo por la que prevalece este tratado frente al Arreglo cuando las relaciones entre Estados comparten los dos tratados en común, la norma que pasa a regir el Sistema de Madrid es el Protocolo.


Se trata de un hecho clave para el Sistema de Madrid. A partir de ahora, todos los registros internacionales de marcas quedarán regidos exclusivamente por el Protocolo de Madrid lo cual se traduce en una gran simplificación del Sistema de Registro Internacional de Marcas. 


Autora: Cristina Arroyo


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/