viernes, 30 de diciembre de 2016

Los Juzgados de lo Mercantil mueven ficha

El BOE de este penúltimo día del año viene con sorpresa: la publicación del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se designan juzgados especializados para conocer de los pleitos en materia de propiedad industrial en las siguientes Comunidades autónomas:

  
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado/s designado/s



Cataluña

Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas


Madrid

Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid



Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.


La decisión trae causa del riesgo (relativo y según se mire) de migración de los pleitos a Barcelona que trajo consigo la promulgación de la nueva Ley 24/2015 de patentes.

La medida será aplicable, en línea con la entrada en vigor de la nueva Ley, en abril de 2017.

Queda por ver si el alcance limitado de la especialización supone la concentración en Madrid, Barcelona y Valencia de los pleitos (con el añadido de Alicante) y la exclusión de otras Comunidades Autónomas. Pero eso es otra historia. De momento cabe saludar con alivio y aplauso la decisión del CGPJ.



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miércoles, 23 de noviembre de 2016

La armonización del plazo de protección de los derechos de autor no puede ser usado para revivir derechos en el dominio público

En una reciente sentencia (caso C-169/15) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Directiva 93/98/CEE sobre armonización del plazo de protección de los derechos de autor dentro la UE no tiene como efecto rescatar o revivir aquellos que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor (1 de julio de 1995) se encontrasen, por cualquier motivo, en el dominio público en todos los países de la Unión. A estos efectos resulta indiferente que la pérdida de derechos con anterioridad a la fecha referida se haya producido por la aplicación de una legislación nacional que exige unas formalidades para la subsistencia de los derechos sobre una obra que son contrarias al Convenio de Berna.

El litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a la sociedad neerlandesa Montis Design, titular de los derechos –luego veremos cuáles- sobre una silla de comedor –Chaplin- y un sillón –Charly- con la compañía Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos, por la venta del modelo de silla “Beat” que supuestamente infringe los derechos de autor sobre la silla y el sillón de Montis.
Silla Beat

Silla Chaplin

Desde el año 1988 Montis contaba con el registro de ambos muebles como diseños internacionales. De acuerdo con la ley holandesa vigente en aquel momento (artículos 21.3 y 24 de la LBDM), un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía estar protegido simultáneamente como diseño y por Derecho de autor, si bien la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción simultánea del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Dado que Montis no presentó nunca ninguna declaración, tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993.

La cuestión que lleva al Hoge Raad a suspender el litigio principal y elevar sus dudas al TJUE es fundamentalmente ésta: si como consecuencia de la derogación de una normativa nacional contraria al Convenio de Berna, el plazo de 70 años previsto en la Directiva 93/98 podría aplicarse a obras que a fecha de 1 de julio de 1995 se encontraban en el dominio público precisamente por haberles sido aplicada la normativa derogada.

Pues bien, según el TJUE, el plazo de 70 años p.m.a. que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10: o bien que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la Directiva 92/100.

viernes, 21 de octubre de 2016

Brexit: Perspectivas en materia de protección de datos

La opción tomada por los ciudadanos británicos en el referéndum del pasado 23 de junio de 2016 tiene múltiples consecuencias, muchas de ellas jurídicas. Algunas han sido ya abordadas, pero se ha relegado a un segundo plano lo que el denominado Brexit puede significar para un derecho de los ciudadanos europeos como es la privacidad y la protección de datos.

El marco regulatorio de protección de datos en la Unión Europea confería una total libertad de circulación a los datos dentro de las fronteras de los 28 países miembros. Así, la salida del Reino Unido de la Unión, y por tanto, de ese entorno legislativo, va a provocar que se considere a los radicados en las islas como establecidos en un tercer país, lidiando con controversias como las actualmente existentes con Estados Unidos. En resumidas cuentas, enviar datos de cualquier país de la Unión a Reino Unido constituirá una transferencia internacional de datos, con los efectos legales que ello conlleva.

Es evidente que, dada la importancia que tiene el tratamiento masivo de datos para una empresa de cualquier tipo de industria, Reino Unido no va a mantenerse distante respecto de sus antiguos compañeros, pues no interactuar en este campo con la Unión le dejaría en fuera de juego en un campo de vital importancia para la economía.

Ante esta situación se abre una clara incertidumbre, que habrá de ser resuelta por el gobierno británico en los próximos meses, en torno a la decisión que se adoptará en materia de protección de datos desde el Estado insular.

Antes de nada, hay que comprender la situación legislativa del Reino Unido en esta materia. En la actualidad, la norma aplicable a la protección de datos a nivel nacional es la UK Data Protection Act de 1998, producto de la transposición de la directiva europea de protección de datos de 1995, por lo que implanta los conceptos y principios fundamentales que se utilizan en las normativas europeas de protección de datos en toda Europa. También es relevante la UK Electronic Communications Act, que regula cuestiones de firma electrónica provenientes de la directiva de 1999, transacciones y comunicaciones electrónicas, apoyada en los textos que transpusieron la directiva de comercio electrónico del año 2000. Como puede verse, el marco legislativo actual no dista mucho del que existe en los otros 27 países gracias a la transposición de varias directivas.

lunes, 10 de octubre de 2016

Sentencia del TJUE sobre el Art.21.2 del Reglamento (CE) 469/2009 relativo al Certificado Complementario de Protección para los medicamentos

El 5 de octubre de 2016, el TJUE dictó una nueva sentencia en materia de certificados complementarios de protección para los medicamentos (“CCPs”) en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Estonia (asunto C-572/15). Es la primera sentencia en materia de CCPs que el TJUE dicta en 2016.

La cuestión prejudicial estaba relacionada con la interpretación del art. 21.2 del Reglamento (CE) 469/2009. Bajo la rúbrica “Disposiciones Transitorias” este artículo dispone que el Reglamento (CE) 469/2009 se aplicará a los CCPs “concedidos de conformidad con la legislación nacional de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia desde el 1 de mayo de 2004 y con la legislación nacional de Rumanía desde el 1 de enero de 2007”.

viernes, 7 de octubre de 2016

Aumento del número de mercancías falsificadas retenidas por las aduanas de la UE en 2015

La Comisión Europea acaba de publicar, el pasado 23 de septiembre, su informe sobre los resultados de las medidas en frontera contra la usurpación de los derechos de propiedad industrial e intelectual practicadas en el año 2015.

De acuerdo con este informe, en el año 2015 se retuvieron en las aduanas de la UE un total de 40.728.675 productos sospechosos de violar esos derechos, representando un aumento del 14% respecto a los 35.568.982 productos retenidos en 2014. El valor de los productos retenidos en la UE 2015 superó los 642 millones de euros.

En el caso de España, el aumento de productos retenidos en 2015 fue mayor: se incrementó un 17% respecto a 2014 (1.893.019 productos retenidos en 2015 respecto a 1.619.264 productos retenidos en 2014). España sigue estando dentro del top 10 de países de la UE con mayor número de mercancías retenidas, en concreto en el puesto nº 9.

La efectividad de las medidas en frontera previstas en el Reglamento (UE) 608/2013 es muy alta: las mercancías retenidas fueron destruidas en el 80% de los casos de retención, se iniciaron procedimientos judiciales en el 9% de los casos y tan solo resultaron ser productos originales en el 2,7% de los casos.

China sigue siendo el principal país de procedencia de los productos retenidos por las aduanas de la UE (40%). Por categorías, las mercancías tienen también su origen en los siguientes países: Benin (alimentos), México (bebidas alcohólicas), Marruecos (otras bebidas), Malasia (productos de cuidado corporal), Turquía (vestidos), Hong-Kong (teléfonos móviles y accesorios, tarjetas de memoria, equipamiento informático, CD/DVD y encendedores), Montenegro (cigarrillos) e India (medicinas).

Los productos de uso diario que podrían ser peligrosos para la salud y seguridad de los consumidores (como alimentos, bebidas, productos de tocador, medicamentos, electrodomésticos, juguetes, etc.) representan el 25,8% del total de retenciones.

Los medios de transporte más utilizados, por el número de retenciones producidas, siguen siendo los envíos por correo postal y los servicios de mensajería (77% de las retenciones), correspondientes a las compras efectuadas a través de Internet.

Las principales mercancías retenidas en 2015 han sido cigarrillos (27%); otros productos, incluyendo baterías, pegamento, muebles y lámparas, manuales y otros documentos, imanes, pesticidas, etc. (10%); juguetes (9%); etiquetas permanentes, etiquetas temporales y pegatinas (8%);  y alimentos (7%).

Llama poderosamente la atención que las referidas etiquetas y pegatinas han pasado a estar dentro del top 5 de productos retenidos en 2015, lo que viene a confirmar la última técnica utilizada por las organizaciones criminales de falsificación consistente en importar productos sin marcar y, por separado, importar las etiquetas y pegatinas con las marcas, procediendo a colocar las marcas sobre los productos ya en territorio de la UE. Esta técnica ya fue puesta de manifiesto por Europol y la EUIPO en su informe 2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union de abril de 2015.





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viernes, 30 de septiembre de 2016

Infracción de marca de la Unión Europea, pero… no para toda la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente sentencia en el asunto C-223/15, combit Software (sentencia de 22 de septiembre de 2016, ECLI:EU:C:2016:719) acerca de la interpretación del carácter unitario de la marca de la Unión Europea en relación con el alcance de las acciones de infracción frente a signos confundibles.

En el caso que dio lugar a la cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf, éste consideró que el uso por una compañía del signo denominativo “Commit” para programas informáticos creaba en el consumidor medio germanoparlante un riesgo de confusión con la marca de la Unión “combit”. Sin embargo, a juicio del tribunal alemán, tal riesgo no existía para el consumidor medio angloparlante, puesto que éste podía comprender con facilidad la diferencia conceptual entre el verbo inglés to commit y el término “combit”, compuesto por las letras “com”, por computer, y “bit”, por binary digit.

En esta situación, el Oberlandesgericht Düsseldorf plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de cuál de los dos grupos de consumidores debe ser tenido en cuenta para valorar el riesgo de confusión, y si ha de apreciarse una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión o se debe diferenciar entre los distintos Estados miembros.

Así las cosas, el Tribunal de Justicia responde a las cuestiones planteadas considerando que cuando exista riesgo de confusión en una parte del territorio de la Unión Europea debe declararse la existencia de una violación de la marca de la Unión, aunque en otros territorios de la Unión no exista ese riesgo. Esta solución está en línea con la que se aplica en el ámbito de las oposiciones a solicitudes de marcas de la Unión, donde basta que exista riesgo de confusión con una marca anterior únicamente en una parte de la Unión para que se acuerde la denegación del registro.

No obstante, el Tribunal de Justicia va un paso más allá de las cuestiones planteadas por el tribunal remitente y entra a valorar las consecuencias de esa declaración de infracción. Aquí, el TJUE encuentra apoyo en la doctrina enunciada en su anterior sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France (C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238). Como se recordará, en esa sentencia el Tribunal de Justicia había resuelto que una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación dictada por un Tribunal de Marca Comunitaria debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión. Ahora bien, establecía la salvedad -apartado 48 de la sentencia- de que el demandado acreditara que el uso del signo infractor no podía menoscabar, especialmente por motivos lingüísticos, las funciones de la marca en una parte del territorio de la Unión, en cuyo caso el tribunal de marca comunitaria debía limitar el alcance territorial de la prohibición que impusiera.

Pues bien, partiendo de ese razonamiento, el Tribunal de Justicia concluye ahora que en una situación como la planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf el tribunal de marca de la Unión debe dictar un mandamiento de cese de uso del signo infractor en todo el territorio de la Unión Europea, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión. A juicio del TJUE esta solución, a primera vista en contradicción con el principio del carácter unitario de la marca de la Unión, viene impuesta por la necesidad de que el ejercicio del derecho de exclusiva quede reservado a los casos en los que el uso del signo similar por un tercero menoscabe las funciones de la marca.

Autor: Carlos Morán


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lunes, 8 de agosto de 2016

AVISO DE FRAUDE

Se ha detectado el envío de cartas comunicando a sus destinatarios la concesión de un falso premio de lotería en las que se atribuye a despachos de abogados el proceso de verificación del pago del premio. Para poder cobrar el premio, se solicita el envío, a un determinado número de fax, de los datos bancarios, copia del pasaporte y número de teléfono de los destinatarios de esas cartas.

Se advierte de que dichas cartas utilizan falsamente el nombre y dirección de estos despachos profesionales, sus sellos y sus firmas. En el caso de que se tratase de una carta de ELZABURU SLP, se advierte que nuestra firma no tiene relación alguna con los emisores de dichas cartas ni realiza ningún tipo de verificación de los falsos premios.

Por lo tanto, los destinatarios de esas cartas deben abstenerse de facilitar ninguno de los datos solicitados, procediendo a comunicar a las autoridades de su país el intento de fraude sufrido.

En caso de duda, pueden contactar con nosotros por:

Tlf.: +34 91 7009400
Fax: +34 91 3193810


Autor: Elzaburu SLP




miércoles, 3 de agosto de 2016

¡Confirmado! Los titulares de licencias sobre dibujos o modelos comunitarios también pueden demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro

Si hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”) tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).

En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante, titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente infractor del referido diseño.

Bajo estas circunstancias, el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas: 
  • ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?
  • De ser así, ¿puede el licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

viernes, 29 de julio de 2016

Reciente creación de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) de EUROPOL y EUIPO


El pasado 12 de julio tuvo lugar en la sede de EUROPOL en La Haya el lanzamiento de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3). Esta organización supone la respuesta de la UE a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y es resultado de la unión de fuerzas entre EUROPOL y la EUIPO en esta materia.


La IPC3 se fundamenta en el acuerdo estratégico firmado en 2013 entre EUROPOL y la EUIPO. Queda incardinada dentro de la actual estructura de EUROPOL, contando con el apoyo financiero de la EUIPO de 500.000 euros anuales.

Este organismo proporcionará apoyo técnico y operativo a las fuerzas del orden y a otros socios en la UE, y fuera de ella, mediante:
a) facilitación y coordinación de investigaciones transfronterizas,
b) vigilancia e información sobre las tendencias de delitos online y aparición de nuevos modus operandi,
c) reforzar la armonización y estandarización de los instrumentos legales y procedimientos operativos para enfrentarse a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial de forma global, y
d) llegar al público y a los agentes del orden mediante el aumento de la concienciación y facilitar entrenamiento en este específico campo de conocimientos. 
La creación de este organismo está más que justificada si tenemos en cuenta el elevado impacto en la UE de los productos falsificados y pirateados, que alcanzan hasta el 5% de las importaciones con un valor de 85.000 millones de euros. La lucha contra estos delitos es una prioridad de los agentes de la ley para proteger a los consumidores de productos peligrosos y defectuosos y para combatir las redes de crimen organizado envueltas en estas actividades ilegales, frecuentemente conectadas a otras formas graves de delincuencia transnacional (contrabando, inmigración ilegal, explotación laboral, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, financiación de actividades terroristas, etc).

La creación de un organismo específico de EUROPOL para combatir este tipo de delitos venía siendo reclamada desde el Joint Task Force Observatory EUIPO-INTA del EU Anti-Counterfeiting Subcommittee de la INTA, del que ELZABURU forma parte.



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martes, 19 de julio de 2016

¿Brexit en propiedad industrial? No tan rápido, por favor

La decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea –en el lenguaje utilizado por el tan mentado art. 50 del Tratado de la Unión Europea- parece que ha abierto, parafraseando el título del relato del escritor británico Rudyard Kipling, la Puerta de los Cien Pesares. Abundan las voces plañideras y los mensajes de alarma. Pero lo cierto es que la puerta todavía no ha sido abierta (la notificación al Consejo no se ha producido y, previsiblemente, tardará en hacerse) y queda por ver el alcance y grado de los padecimientos que está llamada a provocar, es decir, las condiciones en que la salida será negociada.

En lo que respecta a la propiedad industrial es claro, sobre el papel, que la marcha del Reino Unido pondrá a prueba la fortaleza de los sistemas tan laboriosamente construidos a lo largo de más de medio siglo en torno a la unificación y la armonización en materia de marcas, diseños, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, obtenciones vegetales, secretos industriales o patentes. Las marcas y diseños que se registran en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, dejarán de tener efecto en el Reino Unido y habrá que arbitrar medidas para determinar qué pasa con los títulos ya inscritos y con los expedientes en curso. Algo similar ocurrirá con las denominaciones geográficas, las indicaciones de origen y las obtenciones vegetales, mientras que la armonización de los secretos industriales recién acordada no podrá imponerse al Reino Unido.

La patente europea con efectos unitarios, iniciativa a la que, como es bien sabido, no se ha incorporado España, pierde a uno de sus interlocutores más visible. De un lado, la futura posible protección unitaria para las patentes europeas ya no podrá cubrir el Reino Unido. Y, de otro lado, el propuesto Acuerdo Internacional creando un Tribunal Unificado de Patentes, además de necesitar, para su entrada en vigor, una ratificación distinta, deberá ser retocado en tanto en cuanto Londres era la sede escogida para una de las tres secciones de su División Central, la que hubiere de tratar el área de la química, de la metalurgia y de las ciencias de la vida.

Las empresas deberán sopesar en sus estrategias sobre activos inmateriales qué incidencia puede tener optar por sistemas que dejan fuera un territorio tan relevante, pero no parece que haya razones por ahora para tomar decisiones precipitadas. El Reino Unido será en su momento país de registro a cuyas orillas no llegará el efecto unitario de las marcas y diseños de la Unión Europea ni la acción de sus Tribunales.  Pero así había sido hasta no hace tanto tiempo y con ello vivían empresas y profesionales.

Sin embargo hay consecuencias de la salida del Reino Unido que escapan del ámbito de lo prosaico, pero que tienen para la propiedad industrial –lo mismo que para los derechos de autor- una importancia extraordinaria. Se quiera o no el Reino Unido encarnaba en muchas materias sensibles un modelo de ver las cosas –llamémosle, anglosajón- que pugnaba no pocas veces con el modelo más europeo o continental.

Las tensiones entre estas concepciones un tanto antagónicas de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o incluso de la competencia desleal, se dejaban sentir -y de qué manera- en la propia gestación de la legislación comunitaria y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. Cabe preguntarse si con la desaparición del influjo británico la situación podría cambiar en el futuro y el difícil equilibrio alcanzado en ciertos terrenos podría hacerse añicos para siempre.

Por el momento y por acabar, como empezamos, con una cita al británico Kipling y su célebre poema “Si”, tendrá la Unión Europea que tratar en esta etapa que ahora se abre de conservar la cabeza cuando a su alrededor todos la pierden y agacharse y reconstruir con las herramientas desgastadas las cosas a las que ha dedicado su vida y que ahora contempla destrozadas.


Autor: Luis Baz


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viernes, 15 de julio de 2016

La Comisión Europea pone en marcha el Escudo de la privacidad UE-EE.UU ( Privacy shield )

El 12 julio la Comisión Europea adoptó un nuevo acuerdo para la transferencia internacional de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, el “Privacy Shield”.

La necesidad de este nuevo marco surgió a raíz de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado octubre en relación con el asunto “Schrems”. Mediante su resolución, el órgano europeo apuntaba las graves deficiencias de las que el acuerdo anterior, el “Safe Harbor”, adolecía, hasta el punto de devenir inválido [Véase comentario en este mismo blog].

A este respecto, en febrero de 2016, se anunció el advenimiento de un nuevo programa que reflejaría las garantías necesarias para permitir un flujo transatlántico de datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios. Es preciso destacar que ese mismo mes, el organismo francés de protección de datos (la Comisión Nacional de Informática y Libertades o CNIL) instó a Facebook a que dejara de almacenar datos de usuarios que no tuvieran cuenta en la red social, así como de transferir dichas informaciones a EEUU, provocando así una creciente conciencia en torno al tránsito de datos a través del Atlántico en todo el territorio europeo.

Es por ello que, desde que se concibió, este nuevo marco ha estado en el punto de mira de varios sectores.

La redacción final del texto pretende reflejar los siguientes principios:
  • Obligaciones rigurosas para las empresas que trabajan con datos
  • Obligaciones en materia de transparencia y salvaguardias claras para el acceso de la administración estadounidense
  • Protección eficaz de los derechos individuales
  • Mecanismo de revisión conjunta anual

Ello se verá reflejado en factores como que las compañías estadounidenses que traten datos de ciudadanos europeos deban inscribirse en la lista del “Privacy Shield” y auto-certificar que cumplen con las condiciones establecidas por el acuerdo; además, se implementarán mecanismos de resolución de litigios accesibles para aquellos ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos en el marco de este sistema, así como una cooperación entre la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Las medidas anteriores no buscan sino asegurar un nivel de protección adecuado de los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea, así como garantías para las empresas estadounidenses que, al operar en el mercado, estén tratando dichos datos.

La decisión de adecuación ha entrado ya en vigor, aunque las compañías estadounidenses no podrán inscribirse en la mencionada lista hasta el 1 de agosto de 2016. En cuanto a los ciudadanos europeos, la Comisión Europea ha anunciado que publicará una guía para ayudar a poner en marcha los procedimientos de reclamación frente a las empresas; por el momento, junto con el comunicado de prensa, ha facilitado información en formato FAQ

Como es natural en un tema tan trascendental, las condiciones de este nuevo acuerdo no han sido una cuestión pacífica.

Así, figuras como la del eurodiputado Jan-Philipp Albrecht consideran que, si bien el pacto puede parecer garantista a primera vista, la aplicación práctica de sus mecanismos pueden dejarlo vacío de contenido. Destaca lo intrincado y complejo del sistema de denuncia por parte de un ciudadano frente a un uso no autorizado, debido al gran número de intermediarios que deben participar, tales como órganos de arbitraje y autoridades nacionales. Del mismo modo varios sectores han destacado que la redacción en torno a la vigilancia masiva reproduce de forma casi literal la del “Safe Harbor”.

No obstante, cabe recordar que el “Privacy Shield” ha sido modificado a lo largo de su elaboración para acomodar las sugerencias y opiniones de órganos tan exhaustivos en la materia como el Grupo de Trabajo del Artículo 29, el Parlamento Europeo o el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

De este modo se proporciona una herramienta más para el fomento del comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos partiendo de una visión más garante de los derechos del ciudadano.




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miércoles, 13 de julio de 2016

La actualización del sistema de protección por diseño industrial

Recientemente han visto la luz dos estudios encargados por la Comisión Europea referentes a una revisión económica y a una revisión legal o jurídica de la protección por diseño industrial en Europa con el objeto de evaluar y revisar el funcionamiento de la protección por diseño industrial en Europa.

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos  modelos buscó la aproximación y armonización de las legislaciones nacionales en materia de diseño industrial. Posteriormente, en el año 2001, la creación del sistema de protección por dibujos y modelos comunitarios, alineado con la Directiva anterior y cuyas primeras solicitudes se presentaron en la EUIPO (entonces OAMI) en 2003, supuso un hito importante para la protección del diseño industrial en Europa, al permitir obtener una protección unitaria en todos los países de la Unión Europea mediante una única solicitud.

El propósito del estudio sobre la revisión legal ha sido analizar si el marco jurídico actual de la UE para la protección del diseño está contribuyendo a su estrategia en relación con la innovación y, en su caso, proponer recomendaciones. El objetivo de esta estrategia es crear un entorno favorable que haga más fácil la transformación de las ideas en productos, con el consecuente crecimiento de la economía y la creación de empleo.

Una conclusión muy positiva es la constatación de que se ha alcanzado un nivel de armonización muy alto en varios aspectos del sistema de diseños, debido en gran medida al papel armonizador y de convergencia ejercido por la práctica y las decisiones de la EUIPO relativas a los diseños comunitarios. En este sentido se hace referencia a los programas de convergencia de la EUIPO, como acuerdos entre la EUIPO y varias oficinas de patentes nacionales de países europeos para armonizar una práctica común sobre dibujos y modelos.

Asimismo, se ha destacado el esfuerzo de las oficinas de patentes nacionales y de los tribunales nacionales en alinear sus decisiones con las interpretaciones de la EUIPO o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por otro lado, el estudio ha detectado algunos puntos controvertidos, como la propia definición de dibujo o modelo -design- o varios conceptos, como el de "funcionalidad", "divulgación" o "ámbito de protección".

En cuanto a las recomendaciones que propone el estudio, cabe destacar la aclaración de los conceptos de carácter singular y sector industrial. El estudio sugiere que al determinar el carácter singular de un diseño, las oficinas de patentes nacionales y los tribunales también deben referirse a la naturaleza del producto, la forma de su uso, el propósito al que se destina y el sector industrial al que pertenece o por el que circula.

También propone la revisión de las actuales nociones de "visibilidad" y "uso normal", indicando que la definición de "dibujo" o "modelo" debe implicar que todos los diseños deben ser visibles" para poder ser protegidos. Asimismo son destacables las recomendaciones relativas a las representaciones gráficas para los diseños industriales. A este respecto, el Programa de Convergencia CP6 de la Euipo ya ha abordado la convergencia en materia de representación gráfica de un dibujo o modelo.

El estudio también aborda dos temas clave relacionados con la protección por diseño industrial: la impresión 3D y la cuestión de las piezas de recambio. Las tecnologías de impresión 3D son un área de estudio relativamente reciente, cuyo impacto no sólo afecta a los diseños, sino también a otras modalidades de protección como las patentes, las marcas o el copyright. El estudio es extremadamente cauto en este tema, indicando la necesidad de profundizar más en él desde todos los puntos de vista, y realizando recomendaciones sobre posibles disposiciones acerca de infracciones directas o indirectas de diseños.

En cuanto a la cuestión de las piezas de recambio, ya se encontraba contemplada en la Directiva 98/71/CE, que instauraba una solución transitoria de "congelación más liberación". Este régimen permitió a cada país mantener las disposiciones legales vigentes al respecto, pero en caso de realizar cambios en las mismas deberían ser tendentes a la liberalización del mercado de los componentes con fines de reparación de productos complejos. No obstante, las legislaciones nacionales no se encuentran armonizadas, pues en algunos países -y para los diseños comunitarios - no se pueden ejercer los derechos derivados del diseño de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido con fines de reparación, mientras que en otros –como Francia o Alemania- sí que es posible. El estudio urge a poner fin a esta situación y recomienda abordar el tema de las piezas de recambio junto con el de la impresión 3D, ya que esta tecnología puede afectar a la fabricación y distribución de las piezas de recambio.

Con la Directiva 98/71/CE a punto de cumplir la mayoría de edad y tras más de 13 años con el sistema de protección de dibujos y modelos comunitarios en marcha en la EUIPO, era necesario iniciar un proceso de actualización, por lo que se ha hecho un alto en el camino para evaluar la situación actual y proponer mejoras, que deberán ser contrastadas por todas las partes interesadas en el sistema de protección de diseños industriales.

N.BArtículo publicado originalmente en Iuris & Lex


Autor: Pedro Saturio

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viernes, 8 de julio de 2016

El arrendador de un local también infringe derechos de marca


Si vas a alquilar un local o un puesto de venta en un mercadillo a un comerciante que puede estar infringiendo derechos de propiedad intelectual e industrial, ten bien presente que podrías llegar a ser demandado por sus titulares. 

El Tribunal de Justicia en una Sentencia hecha pública ayer 7 de julio de 2016, asunto C 494/15, considera al arrendador como un “intermediario” susceptible de soportar la acción judicial.

La sentencia trae causa de un litigio suscitado por las marcas Tommy Hilfiger, Lacoste y Burberry contra Delta Center. La demandada es la arrendataria del mercado denominado «Pražská tržnice» (mercado cubierto de Praga) que subarrienda a comerciantes los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado.

Las demandantes interpusieron una demanda ante el Tribunal municipal de Praga con el objeto, básicamente, de que Delta Center se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas que infrinjan derechos de propiedad intelectual

La Sentencia concluye como sigue: “el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «intermediari[o] cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual», a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.”

La Sentencia matiza a continuación que en estos casos son aplicables los mismos requisitos que se exigen para la acción contra los intermediarios en el entorno digital, a saber: “Los requerimientos judiciales debían ser equitativos y proporcionados. Por consiguiente, no deben resultar excesivamente gravosos y no deben tampoco crear obstáculos al comercio legítimo. Tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante”.

Aunque la Sentencia contiene un llamamiento a la búsqueda de un justo equilibrio, la ampliación subjetiva del concepto de “intermediario” en las acciones por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual en el entorno analógico parece clara.


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viernes, 1 de julio de 2016

Daños y perjuicios en infracción de solicitud de marca de la UE

En el litigio principal del que derivan las cuestiones planteadas al TJUE (Sentencia de 22 de junio de 2016, Asunto C-280/15), la demandante y titular de una marca de la UE interpuso una demanda por el uso ilícito de su marca como “término de búsqueda oculto” en un sitio web. El uso al que se refería la demanda habría comenzado antes de la publicación de su solicitud de marca y se habría prolongado hasta más allá de la publicación de su registro.

Las pretensiones de la actora eran tres: (i) la declaración de existencia de violación de su marca; (ii) la indemnización por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación calculada a partir de la multiplicación del período de la violación por el canon de la licencia que tenía concedida; y (iii) la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de la violación.

Ante las pretensiones de la actora, al órgano remitente se le plantean ciertas dudas y decide referir tres preguntas al TJUE:


  • En primer lugar, el órgano remitente se plantea si el art. 102.1 RMUE debe interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la UE debe dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, aun cuando el titular de la marca no formuló una pretensión en ese sentido ante ese tribunal.

A esta pregunta el TJUE responde que el art. 102.1 RMUE no se opone a que, en aplicación de determinados principios de derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la UE se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca debido a que el titular de la marca afectada no formuló una pretensión en ese sentido.


  • La segunda y tercera preguntas planteadas por el órgano remitente se refieren al art. 9.3, segunda frase, RMUE sobre indemnizaciones y, en concreto, cuestionan dos aspectos:

(i) Si el titular de una marca de la UE pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata; y
(ii) Si tratándose de hechos posteriores a la publicación de la solicitud de registro de esa marca, pero anteriores a la publicación de su registro, el concepto de “indemnización razonable” que figura en ese precepto abarca la indemnización por daños y perjuicios dirigida a reparar la totalidad del daño sufrido por su titular, esto es, la reclamación del valor normal obtenido por el tercero de la utilización de dicha marca y la indemnización del daño moral sufrido.

La respuesta a la primera pregunta es clara: el art. 9.3, segunda frase, RMUE establece una excepción estrictamente delimitada a la norma conforme a la cual una marca de la UE no puede oponerse frente a terceros antes de la publicación de su registro (art. 9.3, primera frase). Por tanto, no cabrá exigir indemnización alguna por hechos que se produzcan con anterioridad a la publicación de la solicitud de registro de esa marca.

Para responder a la segunda cuestión, el TJUE lleva a cabo una interpretación del concepto de “indemnización razonable” partiendo de los siguientes extremos:


  • Los derechos conferidos por una solicitud de registro de marca de la UE revisten un carácter condicional, pues no existe todavía certeza de que la marca objeto de solicitud vaya a ser concedida.
  • De lo anterior se deriva que la indemnización razonable que puede reclamarse en una acción basada en una solicitud de marca deba tener un alcance menor que aquella que puede reclamar el titular de una marca registrada.
  • Además, las acciones en uno y otro caso aparecen diferenciadas en el art. 96 RMUE: la letra a) se refiere a cualquier acción por violación y la letra b) a cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 9.3, segunda frase RMUE.
  • Por otro lado, el art. 13 de la Directiva 2004/48 establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios que prevén, por un lado, un resarcimiento integral del perjuicio sufrido, que puede incluir el daño moral, en casos de actos violación de marca  cometidos de forma consciente; y, por otro, la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecido cuando los actos de violación no se hayan cometido a sabiendas.

Todo ello confirma que la “indemnización razonable” prevista en el art. 9.3, segunda frase, RMUE debe tener un alcance inferior a la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca de la UE por actos de violación posteriores al registro de la marca y debe limitarse a la recuperación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros infractores con la utilización de la marca durante ese periodo, sin que quepa incluir el daño moral.

A la luz de las anteriores consideraciones, el TJUE respondió a las preguntas planteadas por el órgano remitente en los siguientes términos:

1)      El artículo 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en aplicación de determinados principios de Derecho nacional en materia procesal, un tribunal de marcas de la Unión Europea se abstenga de dictar una resolución que prohíba a un tercero continuar los actos de violación de marca, debido a que el titular de la marca afectada no ha presentado una solicitud en ese sentido ante dicho tribunal.
2)      El artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca de la Unión Europea pueda reclamar una indemnización por hechos de terceros anteriores a la publicación de una solicitud de registro de marca. En lo que respecta a hechos de terceros cometidos durante el período posterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, pero anterior a la publicación de su registro, el concepto de «indemnización razonable», recogido en esa disposición, abarca la reclamación de los beneficios efectivamente obtenidos por los terceros por la utilización de esa marca durante el mencionado período. Por el contrario, este concepto de «indemnización razonable» excluye la reparación del perjuicio más amplio que pueda haber sufrido el titular de dicha marca incluido, en su caso, el daño moral.

Autora: Ana Sanz

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