jueves, 14 de enero de 2016

La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (III)

La nueva Ley de Patentes 24/2015, que entrará en vigor el 1/04/2017, introduce novedades sustanciales en las posibilidades -pero también en los requisitos- para poder obtener en el futuro una patente de invención en España.

Como ya se ha indicado en entradas anteriores de este blog, el examen de requisitos de patentabilidad va a pasar a ser obligatorio para todas aquellas solicitudes que sean presentadas una vez que la nueva ley y su reglamento de ejecución hayan entrado en vigor. Esto implica que los solicitantes, y en particular aquellos que estaban acostumbrados a seguir el procedimiento general de concesión y que por tanto no están habituados a responder a comunicaciones de la Oficina Española de Patentes en las que se cuestionen los requisitos de patentabilidad de la solicitud, se van a encontrar con nuevos escollos y dificultades que salvar en la tramitación de sus solicitudes. Simplemente por citar unos cuantos, podemos mencionar los siguientes:


  • En primer lugar, ahora el examinador podrá dirigirse al solicitante indicándole que la falta de claridad de las reivindicaciones impide realizar una búsqueda de técnica anterior significativa.


  • También, el solicitante debe tener en cuenta que podrán interferir en la patentabilidad de su invención todas aquellas publicaciones de solicitudes de patente europea que designen España y hayan sido publicadas en español, y también aquellas solicitudes PCT que entren en fase nacional en España, que hubieran sido presentadas antes de la fecha de prioridad de su solicitud pero publicadas solamente después. En caso de que esto ocurra, el solicitante debe saber que esta interferencia ocurre solamente en relación al requisito de novedad, pero no al de actividad inventiva.

  • Además, el solicitante también debe saber que, cuando la invención se refiera a materia biológica animal o vegetal, la nueva Ley exige que debe especificarse en la solicitud su origen geográfico o fuente de procedencia, si bien esta información no prejuzgará la validez de la patente.

  • También, para muchos solicitantes posiblemente será de interés conocer que la nueva Ley de Patentes ahora reconocerá explícitamente la patentabilidad de sustancias o composiciones “para uso como medicamentos”, posibilidad que en la Ley 11/1986 actualmente en vigor no existe.

  • En el caso de los Modelos de Utilidad, una novedad importante es que el requisito de novedad pasará de ser relativo (novedad sólo en España) a absoluto (a nivel mundial). Además, podrán ser protegidos como Modelos de Utilidad no sólo dispositivos mecánicos, sino también productos, sustancias o composiciones químicas, si bien no las farmacéuticas.

  • Y por último, el solicitante deberá habituarse a manejar los requisitos de patentabilidad de una invención (novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) y cómo se evalúan en la OEPM, con objeto de poder dar una respuesta adecuada, convincente y que no dé lugar a nuevas objeciones -como por ejemplo de falta de claridad- a una comunicación del examinador en la que se ponga en cuestión el cumplimiento de tales requisitos.
Pero la nueva Ley de Patentes no sólo incluye cambios en aspectos sustantivos; también incluye cambios, y muy numerosos y sustanciales, en diversos aspectos de la tramitación de las patentes. De nuevo por citar solamente los más relevantes, podemos mencionar los siguientes:


  • Con la nueva Ley, será preciso abonar la tasa de preparación del Informe sobre el Estado de la Técnica en el mismo plazo de pago de la tasa de presentación de la solicitud.

  • En el plazo de 3 meses desde la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica, el solicitante deberá pedir la realización del examen sustantivo. Si no se solicita el examen en este plazo, o si tal petición se revoca, la solicitud se considerará abandonada. Al mismo tiempo que pide la realización del examen, el solicitante podrá responder la objeciones contenidas en la opinión escrita del examinador de la OEPM que acompañó al IET.

  • Durante el examen sustantivo de la solicitud ya no habrá más una única posibilidad de superar los defectos encontrados por el examinador antes de la Resolución Motivada, sino que el examinador deberá dar al solicitante nuevas oportunidades –pendientes de definir en el reglamento de ejecución- para corregir la solicitud y formular nuevas alegaciones. Además, las modificaciones deberán ir acompañadas de una explicación que indique las diferencias introducidas y su soporte en el texto de la solicitud original. Y finalmente, si no se contestan los requerimientos del examinador, o si los intentos del solicitante en este sentido son infructuosos, la solicitud será denegada.

  • Por último: el procedimiento de oposición por parte de terceros contra la concesión de la patente será ahora post-concesión, en un plazo de 6 meses desde la fecha de concesión de la patente, en lugar de previamente a la misma como ocurre en la actual Ley. Además, el solicitante tendrá a su disposición nuevos procedimientos administrativos de limitación voluntaria y de revocación voluntaria de su patente, en caso de que pudieran ser de su interés.

Todo lo anterior redunda en que, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, el solicitante de una patente de invención en España se va a encontrar con un panorama totalmente nuevo, con numerosos cambios y modificaciones tanto a nivel sustantivo como a nivel procedimental, lo que pone de relieve la necesidad de un asesoramiento técnico y profesional del máximo nivel para conseguir optimizar la protección de sus activos de Propiedad Industrial con el mínimo de dificultades y problemas –al menos los previsibles- durante la tramitación de sus solicitudes de patente.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
I. Una nueva Ley de Patentes...¿para dentro de dos años? (Antonio Castán)
II. Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España. (Francisco J. Sáez) 
III. La nueva Ley de patentes y la importancia del asesoramiento técnico (Francisco J. Sáez) 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes (Pedro Saturio) 



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