martes, 29 de marzo de 2016

El TJUE da alas a la indemnización por daño moral


La indemnización por daño moral en infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual ha tenido que superar tradicionalmente no pocas barreras y prejuicios. Algunos nacen de la propia naturaleza del daño: un menoscabo en los intereses patrimoniales es siempre más sencillo de sostener -cuando hablamos de marcas, diseños, patente o creaciones intelectuales- que una lesión en la esfera inmaterial o espiritual del autor o del titular del derecho. Pero es triste que las reservas hacia la indemnización por daño moral pudieran obedecer también a un defecto de técnica legislativa.

La Directiva 2004/48/CE de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual insertaba el daño moral en el marco de las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción, como un elemento más al lado de la pérdida del beneficio sufrido por la parte perjudicada y del beneficio ilegítimamente obtenido por el infractor (Artículo 13.1 letra a). De forma alternativa, la Directiva regulaba el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética: la cantidad a tanto alzada que el infractor hubiera debido pagar de haber pedido la correspondiente autorización (Artículo 13.1 letra b).

Se creaba con ello la impresión de que si el demandante optaba por este criterio alternativo para la cuantificación de la indemnización –la regalía hipotética- el daño moral no podía entrar en el cálculo. Y esta anomalía normativa había sido llevada por el legislador español ad pedem literae, merced a la Ley 19/2006, a todos las modalidades de propiedad industrial e intelectual: la Ley de marcas, la Ley de patentes, la Ley del diseño nacional y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual.

Ha sido el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 en el asunto C-99/15, el que ha venido a poner las cosas en su sitio. La Sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español a propósito de la regulación del daño moral en derechos de autor. El demandante –director, guionista y productor de una obra audiovisual- había demandado por infracción de sus derechos a la productora de un documental en el que se insertaban pasajes de su obra. A efectos indemnizatorios, el demandante había escogido como criterio reparador el canon por la utilización inconsentida de su obra, pero también una indemnización de 10.000 euros por daño moral. El Tribunal Supremo se plantea si en estos casos se puede solicitar además la indemnización por daño moral.

La sentencia del Tribunal de Justicia aclara que una disposición del Derecho de la Unión debe ser interpretada no sólo de acuerdo con su tenor literal, sino también de su contexto y de los objetivos que persigue; que la indemnización por daño tiende a garantizar la reparación íntegra del perjuicio efectivamente sufrido; y que la licencia hipotética sólo cubre el daño “material”. Nada obsta, en consecuencia, para que el titular del derecho pueda solicitar además la indemnización del daño “moral” que, en su caso, haya sufrido.

La Sentencia tiene una importancia extraordinaria por sus efectos secundarios: el alcance aclaratorio se extiende al derecho de marcas, patentes y diseños. Pero si la Sentencia da alas a la indemnización por daño moral, no olvidemos que no debemos pretender volar demasiado alto. El daño moral también tiene sus reglas y podemos acabar, como en el mito de Ícaro, cayendo al mar con las alas quemadas por acercarnos al sol. Pero no será, en ese caso, ¡por un defecto de técnica legislativa!.




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miércoles, 23 de marzo de 2016

Adiós OAMI, hola EUIPO

Hoy miércoles 23 de marzo entra en vigor una gran parte de las modificaciones del nuevo Reglamento sobre la marca comunitaria. A partir de ahora las marcas comunitarias (CTM) pasarán a llamarse marcas de la Unión Europea (EUTM) y la OAMI/OHIM cambia su nombre por el de EUIPO. Las modificaciones introducidas en el régimen de las marcas de la Unión Europea no son sólo eufemísticas. 

Pero en el día en que el cambio es ya una realidad entonemos un responso por la OAMI y gritemos un ¡larga vida a la EUIPO!



miércoles, 9 de marzo de 2016

El Tribunal Supremo aplica la doctrina del Tribunal de Justicia respecto al uso de marcas ajenas como palabras clave en buscadores de Internet

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 105/2016, de 29 de febrero, fija los criterios conforme a los cuales debe examinarse el uso de una marca ajena como palabra clave en un buscador de Internet para determinar si tal uso constituye una infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca.

Para ello el Tribunal Supremo sigue -como había hecho la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante recurrida- la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 - Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines), 12 de julio de 2011 (C-324/09, L'Oréal SA vs. eBay International AG), y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc).

Conforme a esa doctrina, el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye en principio una infracción del derecho del titular de la marca. Ahora bien, como el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto, en determinadas circunstancias ese uso no tendrá carácter infractor. Esas circunstancias son las siguientes:

  • i) que el uso de la marca no menoscabe las funciones de la marca de indicación del origen empresarial del producto, publicitaria ni de inversión; y
  • ii) que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca ni de una empresa económicamente vinculada.

En el caso concreto enjuiciado por el Tribunal Supremo, la demandada había utilizado las marcas “masaltos” y “masaltos.com” como palabras clave (keywords) para contratar anuncios de Google.es (adwords), de forma que cuando los internautas introducían esos términos aparecía un anuncio de la demandada en la parte superior de los resultados de la búsqueda, con un enlace a su página web. El anuncio, sin embargo, no contenía ninguno de esos términos, sino el siguiente texto: aumentar su altura de 7 cm/ bertulli-zapatos.es. Zapatos con plantillas para aumentar la altura www.bertulli-zapatos.es”.


viernes, 4 de marzo de 2016

Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su retirada.

Antecedentes

El litigio principal en el que se suscita la cuestión tiene como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.

En 2007 ambas entidades suscribieron un contrato de prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho contrató terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, la empresa húngara contrató con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito entre ambas compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios web en los que aparecían anuncios calificándola como  “taller autorizado” de la marca de vehículos en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, la empresa automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

En su defensa, la sociedad húngara argumentó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”.