viernes, 4 de marzo de 2016

Uso no autorizado de una marca en anuncios publicados en Internet sin el consentimiento del anunciante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia (caso C-179/15) resolviendo una interesante cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de Budapest, Hungría) sobre la interpretación que debe darse al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva en un caso en el que nos encontramos ante un uso no autorizado de la marca en un anuncio publicado en Internet sin el consentimiento del anunciante o que se mantiene en la red pese a los esfuerzos de éste por conseguir su retirada.

Antecedentes

El litigio principal en el que se suscita la cuestión tiene como parte a una compañía de la industria del automóvil y a una empresa húngara dedicada al comercio minorista de vehículos automóviles y piezas sueltas de vehículos y a la reparación y mantenimiento de esos vehículos.

En 2007 ambas entidades suscribieron un contrato de prestación de servicios de postventa por el que la compañía húngara estaba autorizada a anunciarse como “taller oficial” de la marca de automóviles. Dicho contrató terminó en marzo de 2012.

Durante la vigencia del contrato, la empresa húngara contrató con una compañía la publicación de un anuncio on-line en el sitio web www.telefonkonyv.hu que la presentaba como taller autorizado de la marca. La publicación de dicho anuncio debía limitarse a los años 2011 a 2012.

Tras la expiración del acuerdo suscrito entre ambas compañías, la compañía húngara trató de suprimir cualquier anuncio publicado en Internet en el que se la mencionara como taller autorizado de la marca objeto del contrato. Para ello se dirigió directamente a la compañía a la que había encargado la publicación del anuncio, así como a varios operadores de sitios web en los que aparecían anuncios calificándola como  “taller autorizado” de la marca de vehículos en cuestión. No obstante, las solicitudes no fueron atendidas.

Ante el uso continuado de su marca, la empresa automovilística inició las acciones correspondientes encaminadas a: (i) que se declarase que la compañía húngara había violado la marca mediante dichos anuncios; y (ii) que se ordenase a ésta que suprimiese los anuncios en cuestión, se abstuviese de cualquier nueva infracción y publicara una rectificación en periódicos nacionales y regionales.

En su defensa, la sociedad húngara argumentó que el único anuncio que puso en Internet fue el publicado en el sitio web www.telefonkonyv.hu y que los demás anuncios habían sido publicados con independencia de su voluntad. A este respecto, el taller aportó un informe pericial en el que se acreditaba que los anuncios habían sido copiados y reproducidos por determinados prestadores de servicios de publicidad en Internet, sin su conocimiento ni consentimiento, algo que constituye una práctica comercial habitual en Internet por parte de determinados operadores.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Budapest suspendió el procedimiento y planteó la siguiente cuestión prejudicial al TJUE:
“¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva [89/104] en el sentido de que el titular de una marca está facultado para actuar contra un tercero designado en un anuncio en Internet, en el que figura un signo confundible con la marca, referente a un servicio de dicho tercero idéntico a los productos o servicios para los que la marca está registrada, de tal modo que puede causarse en el público la impresión errónea de que existe una relación comercial oficial entre la empresa de ese tercero y el titular de la marca, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por la persona que figura en él ni por cuenta suya, o pueda accederse a ese anuncio en Internet a pesar de que la persona designada en él haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido?”. 

Cuestión prejudicial

Para dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE comienza por delimitar el objeto de la cuestión y reformularla como sigue:
“(…) si el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95, debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, hace un uso de ese signo que puede ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, aun cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o a pesar de que éste haya actuado del modo razonablemente exigible para suprimirlo, sin haberlo conseguido.”
Sentado lo anterior, y tras una breve referencia a la interpretación dada al artículo 5.1, letras a) y b) de la Directiva hasta la fecha, el TJUE, atendiendo a las particularidades del caso que nos ocupa, afirma que aunque la publicación en un sitio de Internet de referenciación de un anuncio publicitario que menciona una marca ajena es imputable al anunciante que ha encargado ese anuncio y bajo cuyas instrucciones ha actuado el operador del sitio, no cabe imputar a ese anunciante actos y omisiones del prestador que, deliberadamente o por negligencia, desatiende las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas, precisamente a evitar ese uso de la marca. De acuerdo con el Tribunal, no habrá un uso de la marca por parte del anunciante cuando el prestador se abstenga de dar cumplimiento a la solicitud del anunciante de suprimir el anuncio en cuestión o la mención de la marca incluida en él.

En relación con los anuncios publicados en otros sitios web, sin conocimiento ni consentimiento del anunciante, el TJUE afirma que no cabe imputar al anunciante actos autónomos de otros operadores económicos con los que el anunciante no tiene relación alguna y que no actúan por cuenta o encargo del anunciante.

El Tribunal justifica su apreciación aludiendo, en primer lugar, al sentido habitual de la expresión “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, empleada respectivamente en las versiones en lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y húngara del artículo 5.1 de la Directiva, que implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. Según el TJUE, ese comportamiento activo no se da cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de éste. En este punto, el Tribunal se refiere también a que el artículo 5.3 de la Directiva, al enumerar los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona únicamente comportamientos activos (“poner el signo”, “utilizar el signo”, “ofrecer”, etc.).

Finalmente, el TJUE justifica también su respuesta atendiendo a la finalidad del artículo 5.1 de la Directiva que no es otra que ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, por tanto, hacer cesar, cualquier uso de su marca llevado a cabo por un tercero sin su consentimiento. No obstante, sólo un tercero que tiene el dominio del acto que constituye el uso tiene la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. Por ello, entiende el Tribunal que si el artículo 5.1 se interpretara de tal modo que, en un caso como el que nos ocupa, el titular de la marca estuviera facultado para prohibir al anunciante el uso controvertido, dicha interpretación sería contraria a la finalidad del artículo 5.1 y al principio impossibilium nulla obligatio est.

Por todo lo anterior, el TJUE responde a la cuestión plantada en los siguientes términos: “que el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un tercero, que se menciona en un anuncio publicado en un sitio de Internet, que contiene un signo idéntico o similar a una marca de tal modo que puede causar la impresión de que existe una relación comercial entre él y el titular de la marca, no hace un uso de ese signo que pueda ser prohibido por dicho titular en virtud de esa disposición, cuando el anuncio no haya sido puesto en Internet por ese tercero ni por su cuenta o, en el caso de que el anuncio haya sido puesto por ese tercero o por su cuenta con el consentimiento del titular, cuando ese tercero haya exigido al operador del sitio de Internet al que le encargó el anuncio que suprima dicho anuncio o la mención de la marca incluida en él.”

No obstante, debemos señalar que en su sentencia el Tribunal deja la puerta abierta no sólo a una posible acción contra los operadores de los sitios de Internet de referenciación de que se trate, sino también, a la posibilidad de que el titular de la marca reclame al anunciante la restitución de la ventaja económica que haya podido obtener sobre la base del Derecho nacional. 

Autor: Ana Sanz


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